Залог исключительное право – 358.18. /

7. Залог исключительного права

Со вступлением в силу Части четвертой ГК РФ впервые в отечественном законодательстве будут созданы реальные предпосылки для обеспечения исполнения обязательств залогом исключительных прав. В ст. 232, 1233 ГК РФ прямо говорится о залоге исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Несмотря на то, что регламентация залога исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в Части четвертой ГК РФ сведена лишь к общим положениям о государственной регистрации договора о залоге исключительного права (п. 2, 3 ст. 1232 ГК РФ) и к некоторым правам залогодателя исключительного права (п. 5 ст. 1233 ГК РФ), значение этих положений трудно переоценить, так как они положат конец дискуссии о невозможности залога исключительных прав *(20) и укрепят позиции ученых, полагающих залог исключительных прав возможным *(21).

При рассмотрении вопроса о залоге исключительных прав необходимо учитывать, что в соответствии с п. 2 ст. 336 ГК РФ залог имущества граждан, на которое не допускается обращение взыскания, может быть запрещен законом.

По отношению к залогу исключительных прав такой запрет сформулирован в п. 1 ст. 1284 и в п. 6 ст. 1405 ГК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 1284 ГК РФ на принадлежащее автору исключительное право на произведение обращение взыскания не допускается. Это значит, что автор произведения, который в соответствии с п. 3 ст. 1228 ГК РФ является первоначальным правообладателем, не может обременить залогом принадлежащее ему исключительное право.

Вместе с тем этот запрет не распространяется на лиц, не являющихся первоначальными правообладателями, т.е. на лиц, которые приобрели исключительное право у автора по договору об отчуждении исключительного права, а также к которым такое исключительное право перешло по установленным законом основаниям.

В соответствии с п. 6 ст. 1405 ГК РФ не допускается обращение взыскания и, следовательно, залог исключительного права на секретное изобретение. Представляется, что эта норма раскрывает применительно к исключительным правам положения п. 1 ст. 336 ГК РФ, в соответствии с которым предметом залога не может быть имущество, изъятое из оборота.

Следует обратить внимание на то, что взыскание может быть обращено на принадлежащие автору права требования к другим лицам по договорам об отчуждении исключительного права на произведение и по лицензионным договорам, а также на доходы, полученные от использования произведения (п. 1 ст. 1284 ГК РФ). Указанные имущественные права являются не исключительными, а обязательственными правами, которые могут быть обременены залогом как права требования.

Взыскание также может быть обращено на принадлежащее лицензиату право использования произведения. Указанное право также является не исключительным, а обязательственным правом, принадлежащим лицензиату на основании лицензионного договора. Такое право также может быть обременено залогом именно как право требования. В соответствии с п. 2 ст. 1284 ГК РФ в случае продажи принадлежащего лицензиату права использования произведения с публичных торгов в целях обращения взыскания на это право автору предоставляется преимущественное право его приобретения. При реализации автором этого права, если автор является лицензиаром, обязательства по лицензионному договору прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице в соответствии со ст. 413 ГК РФ.

studfiles.net

Залог исключительных прав на примере программного обеспечения

В современной экономике наблюдается тенденция, когда стоимость интеллектуальной собственности многих компаний в разы превышает стоимость материальных активов.

Интеллектуальная собственность является, безусловно, важным активом компании; рост ее стоимости увеличивает капитализацию и кредитный рейтинг, а, следовательно, открывает новые возможности для финансирования. Сегодня в развитых экономиках получение роялти уже давно не является единственным видом дохода правообладателя от использования интеллектуальной собственности. В современном коммерческом обороте интеллектуальная собственность теперь также может свободно выступать объектом финансовых транзакций и обеспечительных сделок.

Для сравнения, в США многие технологические компании, а также некоторые представители кино- и музыкальной индустрии используют интеллектуальную собственность для секьюритизации активов, а также в качестве залога под получение заемных средств, так называемые ''IP-backed loans''. В США существуют банковско-финансовая индустрия, специализирующаяся на предоставлении кредитов венчурным компаниям и стартапам под обеспечение их нематериальных активов.

Совершенно противоположным образом складывается ситуация в нашей стране. Залог интеллектуальной собственности не приобрел всеобщего признания среди участников рынка. Не является здесь исключением и индустрия программного обеспечения.

В чем заключается практическая нереализованность данного вида залога?  Причины кроются в экономической составляющей. Для сравнения, в США рынок IT инноваций, включая индустрию программного обеспечения, является одним из драйверов экономики страны и дает по статистике ежегодно американскому ВВП прирост почти на 1 триллион долларов США[1]. В России, напротив, доля инновационного сектора занимает несравнимо меньшее место в экономике. Рынок российских информационных технологий оценивается в 12 миллиардов долларов США[2]. Кроме того, серьезной проблемой остается высокий уровень пиратства в российском интернете, а также установленные законодательством низкие размеры компенсаций правообладателям за нарушение их прав.

Наконец, законодательство США позволяет патентовать программные решение, что дает более веские гарантии кредитору в случае неисполнения обязательств должником.

Нерешенными у нас также остаются и некоторые правовые вопросы. Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ в Гражданский кодекс была включена отдельная статья, посвященная залогу интеллектуальной собственности: ст. 358.18 Залог исключительных прав. Хотелось бы отметить, что законодатель использовал формулировку «залог исключительного права», а не «залог интеллектуальной собственности». Такая формулировка в контексте российского законодательства представляется правильной, так как интеллектуальная собственность в качестве нематериального объекта включает  в себя личные неимущественные права (право на имя, право авторства и др.) и исключительные права (право на использование объектов интеллектуальной собственности различными способами). Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права, главное требование, чтобы такое имущество и права были отчуждаемы и на них может быть обращено взыскание.

Исключительные права в отличие от личных неимущественных прав могут свободно отчуждаться и на них возможно обращение взыскания, что соответственно отвечает требованиям предмета залога. В отношении залога программного обеспечение как объекта авторского права следует также употреблять формулировку залога именно исключительных прав на программное обеспечение.

Признание исключительных прав в качестве предмета залога является только позитивным началом. Законодателем пока еще не решены некоторые проблемы существенного характера, которые не позволяют такому виду залога заработать на практике в полной мере. Основными проблемными моментами являются:

1. Отсутствие регистрационных действий.
Государственная регистрация в отношении залога исключительных прав осуществляется в соответствии с общими правилами государственной регистрации перехода прав на объекты интеллектуальной собственности[3]. Объекты, в отношении которых требуется регистрация залога, перечислены в  п. 8 Правил государственной регистрации распоряжения исключительным правом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от от 24 декабря 2015 г. N 1416. Согласно данной норме государственной регистрации подлежат договоры о залоге (последующем залоге) исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы. Как видно, в данный перечень не входят зарегистрированные программные обеспечения.

Например, законодательство США не накладывает обязательств по регистрации залога авторских прав, но для цели, так называемой, формализации обеспечительных интересов (''perfection of security interest''), которое дает залоговому кредитору приоритет перед требованиями других кредиторов на тот же объект обеспечения, участниками залоговых правоотношений может быть произведена запись в специальном реестре о передаче авторских прав в залог. Процедура совершения такой записи будет отличаться как для зарегистрированного, так и незарегистрированного авторского права.  Согласно  американскому закону 1976 г. ''Об авторском праве'' залог считается передачей права собственности на авторское право[4];  запись о залоге зарегистрированного авторского права может быть произведена в специальном реестре Бюро по регистрации авторских прав как вид передачи права собственности на авторские права[5]. В отношении незарегистрированного авторского права запись о залоге производится через подачу специального заявления (''UCC-1 financing statement'') в офис секретаря штата[6].

Иной подход существует в законодательстве Франции, где согласно Кодексу об интеллектуальной собственности 1992 г. залог исключительного права на программное обеспечение будет считаться действительным при условии внесения записи о таком залоге в специальный реестр Национального института промышленной собственности[7].

 Представляется необходимым включение аналогичной нормы, требующей обязательной государственной регистрации залога исключительных прав на программное обеспечение и в российское законодательств.

2. Возможность обращения взыскания.
Российским законодательством установлен запрет на обращение взыскания на исключительное право автора. Соответственно, до вступления в силу поправок в Гражданский кодекс касательно залога исключительных прав, объекты авторского права вообще не могли быть предметом залога. Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ было добавлено исключение, согласно которому допускается обращение взыскания на исключительное право автора находящееся в залоге, однако сама процедура обращения взыскания далека от совершенства.  

Обращение взыскания и реализация исключительных прав осуществляется по правилам исполнительного производства путем проведения открытых торгов[8]. Приравнивание порядка реализации исключительных прав к порядку реализации имущества, на которые обращено взыскание, представляется не совсем верным. Имущество реализуется через торги путем заключения договора купли-продажи с победителем торгов. Исключительные права не могут быть предметом договора купли-продажи, поэтому при обращении взыскания на них речь может идти только о смене правообладателя путем заключения договора отчуждения исключительных прав. Кроме того, правообладатель является единственным лицом, имеющим монополию на распоряжение результатом творческого труда и никто не может его принудительно заставить отказаться от своих прав. Таким образом, даже для заключения договора с лицом, выигравшим торги, необходимо согласие правообладателя на передачу соответствующих прав такому лицу.

 В целях обеспечения исполнения судебного акта судебный пристав может наложить арест, запретить распоряжаться имуществом, а при необходимости ограничить права пользования или изъять имущество. Программное обеспечение — это нематериальный актив, права на которые удостоверены договором: наложить арест и изъять нематериальный объект нельзя в принципе. Арест может быть наложен на материальные носители, на которых оно записано, изъяты могут быть соответственно документы, подтверждающие права на программное обеспечение.

Стоит также обратить внимание на то, что современное программное обеспечение может свободно использоваться и распространяться без материального носителя, арестовывать цифровые копии и изымать документы, на которые есть дубликаты, не представляется результативным.

Таким образом, целесообразно включить в российское законодательство специальные нормы, которые бы предоставляли более либеральный порядок обращения взыскания на объекты интеллектуальной собственности. Обращение взыскания на заложенные исключительные права на программное обеспечение, возможны несколькими путями. Важно, чтобы они соответствовали реалиям современной экономики. Программное обеспечение быстро устаревает, поэтому залогодержателю гораздо выгоднее приобрести программное обеспечение во временное пользование или собственность, и в дальнейшем реализовать его самостоятельно третьему лицу или получать доходы от его использования, а не ожидать подведения итогов торгов. В этой связи было бы правильнее предоставить залогодержателю преференцию в виде альтернативы: передать предмет залога во временное пользование залогодержателю с правом на получение будущих денежных поступлений от коммерческого использования программного обеспечения, находящегося в залоге (о чем делается соответствующая запись в реестре). Денежные средства от коммерческого использования программного обеспечения могут - по аналогии с дебиторской задолженностью - вноситься третьим лицом на депозитный счет подразделения судебных приставов. Другой порядок может заключаться в возможности  автоматического поступления предмета залога в собственность залогодержателя без проведения торгов посредством включения в соответствующий реестр записи о переходе прав к новому правообладателю без договора, а также использования в залоговых отношениях счетов условного депонирования, когда исходный код программного обеспечения и документы, удостоверяющие права на программное обеспечение, депонируются на специальном счете и передаются в собственность залогодержателя, если обязательства должника по основному обязательству не исполнены.

Например, в ряде стран англо-саксонской правовой системы программное обеспечение приравнивается к нематериальному движимому имуществу ("intangible personal property")[9]. Обращение взыскания на предмет залога является правом залогодержателя при неисполнении должником основного обязательства, однако у него также есть опция приобретения предмета залога во временное управление ("possession") с правом извлечения дохода от его использования или назначения на основании судебного акта специального временного управляющего ("receiver"). Также залогодержатель может оставить предмет залога у себя в собственности на основании судебного приказа ("strict foreclosure"). Оба механизма действуют без проведения торгов.

3. Оценка залоговой стоимости.
Необходимость в оценке предмета залога возникает при оформлении кредитных отношений между банком и его клиентом. Соответственно расчет предоставляемого кредита будет определяться банком на основании залоговой стоимости обеспечения. Залоговая стоимость высчитывается банком самостоятельно согласно рыночной стоимости предмета залога, пониженной на дисконт, определяемый по правилам банка-кредитора.

Рыночная стоимость предмета залога определяется независимым оценщиком согласно Федеральному закону от 29.07.1998 N 135-ФЗ  «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». В настоящее время действует единый стандарт оценки интеллектуальной собственности, а именно Федеральный стандарт оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО № 11)», следует отметить, что методы оценки, представленные в данном стандарте, не являются исчерпывающими.

Исходя из положений данного стандарта, можно сделать вывод о том, что в первую очередь для оценки рыночной стоимости программное обеспечение должно отвечать нескольким критериям, как например, иметь валовый годовой доход, среднегодовой рост  валового дохода, срок полезного использования, объем тиража и прочее.

Соответственно, оценщик может объективно оценить только то программное обеспечение, которое генерирует наибольшую выручку от продаж сочетающейся с экономией на затратах. Это означает, что рынок кредитования может быть только открыт для больших компаний-разработчиков и системных интеграторов, уже имеющих определенный бренд на данном рынке. Для венчурных компаний и стартапов оценка показателей может быть осуществлена только прогнозной. Их программные разработки имеют возможность выхода на рынок только после успешного завершения R&D. Выходит, что рынок кредитования закрыт для подобных компаний, так как с банковской точки зрения к такому залогу не применима оценочная стоимость, а сам венчурный проект высоко рискованным вложением.

 В заключение хотелось бы добавить, что неразвитость механизма залога интеллектуальной собственности является комплексной проблемой, которая тормозит развитие инноваций в стране. Согласно статистике, рынок кредитования инновационных проектов сейчас не превышает 3% рынка всех долгосрочных кредитов[10]. Только государство может поддержать конкурентную среду и малый и средний бизнес, работающий в области инноваций, а также предоставить налоговые преференции для кредиторов, осуществляющих финансирование таких проектов за счет собственных средств. Развитый институт залога это в первую очередь возможность для кредитной организации, увеличить свои активные операции, диверсифицировать источники рефинансирования за счет инновационного сектора экономики. Для должника это возможность нахождения финансовых средств под обеспечение для инвестирования в новые затратные разработки.

 Безусловно, для нормального функционирования такого вида залога необходимо внесение существенных изменений в действующую законодательную базу, регулирующую коммерческий оборот интеллектуальной собственности в нашей стране. Будем надеяться, что законодатель обратит внимание на этот серьезный ресурс дальнейшего развития инноваций в нашей стране.
 

 
[1] US Department of Commerce – Bureau of Economic Analysis [2] http://www.rg.ru/2016/01/25/tehnologia.html [3] п. 2 ст. 358.18 ГК РФ, п. 2 ст. 1232 ГК РФ [7] Сode de la propriété intellectuelle – art. L132-34 [8] пп. 3 п. 3 ст. 68 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" [10] http://rg.ru/2013/03/26/finansirovanie.html

zakon.ru

Залог исключительного права на базы данных (Инюшкин А.А.)

Все статьи Залог исключительного права на базы данных (Инюшкин А.А.)

Современный гражданский оборот охватывает новые виды объектов, представляющих экономическую ценность. В условиях повсеместного распространения информационных технологий особо актуальными для общества являются продукты интеллектуальной деятельности, появившиеся в связи с их развитием. Так, в последние годы все большее распространение получают базы данных как необходимый в информационный век результат интеллектуальной деятельности. Их появление и повсеместное распространение во многом обусловлены многократным увеличением производимой человечеством информации, требующей депонирования. Активное внедрение в хозяйственный оборот данного объекта интеллектуальной собственности требует изучения и проработки правовых механизмов его практического использования. Кроме того, развитие правового регулирования в этом направлении продиктовано потребностями общества, создающего новые, неизвестные ранее отношения, которые требуют юридической регламентации. При этом зачастую весьма проблематично совместить традиционные правовые конструкции в области авторского и залогового права с нормами, созданными в последние годы, с целью регулирования отношений по поводу современных объектов интеллектуальной собственности. Однако в контексте последних изменений, внесенных в действующее гражданское законодательство, сделана попытка урегулировать данный вопрос. Несомненно, такая попытка является позитивной, так как правоотношения по поводу залога исключительных прав уже давно регулируются международным правом, в то время как в отечественном законодательстве залог исключительного права стал активно применяться лишь с принятием части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК).
Рассмотрим тенденции развития залога исключительного права на базы данных, а также основные изменения законодательства в этой сфере. До вступления в силу в 2008 г. части четвертой ГК залог исключительных прав был под косвенным запретом. Как справедливо отмечает О.А. Рузакова, это было связано с тем, что исключительное право носит абсолютный характер, а в тот период допускался лишь залог прав требований, возникших из обязательственных правоотношений <1>. Принятие части четвертой ГК РФ отменило указанные ограничения, но лишь в отношении исключительного права как единого целого, в то время как залог отдельных правомочий, имеющих абсолютный характер, по-прежнему требовал дополнительного регулирования <2>.
--------------------------------
<1> См.: Рузакова О.А. Договор залога исключительных прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2008. N 2. С. 4 - 15.
<2> См.: Мордвинова В.В. Залог исключительных прав и механизм обращения взыскания на предмет залога // Интеллектуальная собственность: теория и практика: Сборник докл. научно-практической конференции "Петербургские коллегиальные чтения - 2010" (Санкт-Петербург, 24 - 25 июня 2010 г.). СПб.: СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2010. С. 98 - 104.

Статья 1233 ГК, описывая возможность залогодателя использовать и распоряжаться результатом интеллектуальной деятельности без согласия залогодержателя в случае заключения договора о залоге исключительного права, подтвердила возможность существования залога исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. При этом статья, именуемая "Залог исключительных прав" и регламентирующая основы этого правоотношения на момент принятия части четвертой ГК, отсутствовала. Таким образом, несмотря на потенциальную возможность залога исключительных прав, последний не получил широкого распространения. По нашему мнению, это напрямую связано с отсутствием четкой правовой регламентации данных отношений. Косвенным подтверждением такого вывода может служить появившееся позднее совместное Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" <3>, в п. 12 которого высшие судебные инстанции дали развернутое описание правоотношений, возникающих в связи с залогом исключительных прав, а также дали разъяснение по применению правовых норм в этой сфере. Указанные разъяснения были направлены на устранение пробелов в законодательстве, приводивших к отсутствию системности правовых норм.
--------------------------------
<3> Российская газета. 2009. 22 апр.

Кардинальные изменения, внесенные в отечественное залоговое право Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. N 367-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" <4>, демонстрируют позитивные тенденции в области систематизации залоговых отношений. Однако показательным является то, что ст. 358.18 "Залог исключительных прав" введена в часть первую Гражданского кодекса другим Федеральным законом - от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" <5>, который вносит существенные изменения в часть четвертую ГК РФ. Создается впечатление, что правовые нормы, регламентирующие столь специфичный предмет залога в отечественном праве, тяготеют к праву интеллектуальной собственности, а не к залоговому праву. В то же время размещение данной статьи именно в § 3 гл. 23, по нашему мнению, является верным, так как позволяет структурировать правовые нормы и систематизировать их. Следует также обратить внимание на то, что в соответствии с Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ с 1 января 2015 г. п. 5 ст. 1233 ГК РФ будет изложен в новой редакции, а принятые изменения исключают из данной статьи регламентацию залога исключительного права. Вместо нее в п. 5 будет установлено право заявлять о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать принадлежащие правообладателю произведения науки, литературы или искусства либо объект смежных прав на определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока. Таким образом, из ст. 1233 ГК, описывающей возможности распоряжения исключительным правом, будут полностью исключены нормы о залоге.
--------------------------------
<4> Российская газета. 2013. 25 дек.
<5> Российская газета. 2014. 14 марта.

Следовательно, основной статьей, регламентирующей залог исключительных прав, в том числе на базы данных, будет ст. 358.18 ГК. В п. 3 данной статьи указано, что к договору залога исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации применяются общие положения о залоге (ст. 334 - 356), а к договору залога прав по договору об отчуждении исключительных прав и по лицензионному (сублицензионному) договору применяются положения о залоге обязательственных прав (ст. 358.1 - 358.8), поскольку иное не установлено ГК и не вытекает из содержания или характера соответствующих прав. В указанной норме допускается два способа реализации исключительных прав путем залога. При этом, так как каждый из перечисленных вариантов залога исключительного права допустим для любого результата интеллектуальной деятельности, они вполне применимы и к залогу баз данных. В то же время базы данных представляют собой сложный объект интеллектуальной собственности, связанный одновременно с авторским и смежным с авторским правом. В этих условиях расширение способов залога исключительного права на базы данных позволяет оптимизировать указанные правоотношения в соответствии с потребностями гражданского оборота.
Рассмотрим характерные примеры залога баз данных в современной коммерческой практике.
Как было указано выше, залог исключительных прав, в том числе на базы данных, стал возможен с принятием части четвертой ГК РФ и не получил должного распространения. Однако проверенная временем правовая конструкция залога позволяет эффективно использовать данный способ обеспечения исполнения обязательств в отношениях, связанных с авторским правом <6>. Применительно к современным высокотехнологичным результатам интеллектуальной деятельности, таким как программы для ЭВМ и базы данных, она позволяет учитывать их специфику, что определяет позитивную тенденцию в правоприменении. Базы данных, являющиеся с точки зрения отечественного законодательства составным произведением, на которое распространяет свое действие как авторское, так и смежное с авторским право, не являются "классическим" произведением, характерным для авторского права. Прежде всего, спорным представляется наличие в базе данных творческого элемента, присущего каждому произведению, получающему охрану авторского права. Полное или частичное отсутствие данного элемента, характерного для интеллектуальной собственности, у баз данных сближает их с иными объектами гражданского права. В этой связи применение к отношениям, связанным с ними, конструкции залога представляется, по нашему мнению, наиболее целесообразным по сравнению с иными результатами интеллектуальной деятельности. При этом никем не оспаривается коммерческая ценность данного высокотехнологичного продукта, а следовательно, возможность расширения действий, связанных с базами данных, в том числе путем залога исключительного права на них, несомненно, найдет применение в практике.
--------------------------------
<6> См.: Рахматулина Р.Ш. Договор в авторском праве с участием иностранных лиц. М.: ЮРКОМПАНИ, 2011.

В скором времени основной сферой применения данных правовых конструкций, по всей видимости, станет залог исключительного права изготовителя баз данных, закрепленного в § 5 гл. 71 ГК. Это связано с тем, что подобная обеспечительная мера позволит гарантировать инвестору, вкладывающему деньги в разработку новой либо в обновление существующей базы данных, возврат вложенных средств в случае невозможности ее издания по каким-то причинам. Кроме того, подобный залог соотносится с определением исключительного права изготовителя базы данных, которое, в отличие от обычного исключительного права, обладает спецификой. Так, в п. 1 ст. 1334 ГК установлено, что изготовителю базы данных, создание которой (включая обработку или представление соответствующих материалов) требует существенных финансовых, материальных, организационных или иных затрат, принадлежит исключительное право извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование в любой форме и любым способом (исключительное право изготовителя базы данных). Учитывая обширный объем правомочий, включаемых в исключительное право изготовителя, с момента вступления в силу изменений в области регулирования залоговых отношений может получить распространение залог отдельных составляющих указанного исключительного права. Примером подобного залога могут являться случаи, при которых небольшие компании-разработчики будут закладывать права на существующую базу данных для получения кредита на разработку новой. Залог при этом возникает в отношении имущественных прав на уже созданную этими разработчиками базу. Следует обратить внимание на то, что частичный залог исключительного права, например право использования базы данных в предусмотренных договором залога пределах, был подтвержден высшими судебными инстанциями еще до принятия последних изменений в законодательстве <7>, однако широкого распространения в отечественном гражданском обороте залог отдельных элементов исключительного права не получил из-за отсутствия четкой правовой регламентации. Следует также учитывать, что при залоге отдельных прав на базу данных в договоре необходимо указывать способы использования этого результата интеллектуальной деятельности, а также обстоятельства, приведенные в ст. 1236 ГК.
--------------------------------
<7> См.: пункт 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Еще одной эффективной сферой реализации залога исключительного права на базу данных, по нашему мнению, в скором времени станет залог права извлечения из базы данных необходимых материалов с возможностью их использования залогодержателем. Ценность информации, заложенной в базе данных, зачастую настолько высока, что возможность ее фактического использования либо ознакомление с ней может служить весомой обеспечительной мерой. Однако следует иметь в виду, что подобный залог в силу п. 5 ст. 346 ГК возможен в случаях, прямо предусмотренных договором.
Эффективным видом залога интеллектуальной собственности, вероятно, станет залог обязательственных прав, получивший правовое выражение в вводимой ст. 358.1 ГК. Применение данного способа обеспечения исполнения обязательств целесообразно в случае, когда разработчик базы данных, имеющий на нее авторские права, и ее изготовитель, обладающий смежным правом, являются разными лицами. Разработчик, не имеющий возможности оплатить разработку и изготовление базы данных, может заложить свои права на нее в пользу изготовителя в качестве гарантии исполнения своих обязательств по разработке. С учетом того, что предметом залога может быть право, которое возникнет в будущем из существующего или будущего обязательства, велика вероятность использования данного залога среди начинающих производителей баз данных.
В заключение следует обратить внимание на то, что при залоге исключительного права на базу данных необходимо проводить государственную регистрацию подобного залога. По нашему мнению, эта норма не вполне отвечает потребностям современного гражданского оборота, так как многие разработчики ввиду высокой стоимости и длительных сроков государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности не проводят ее, оставляя разрабатываемые ими продукты без охраны авторским правом. Однако новелла законодательства относительно возможности залога права, возникающего в будущем, вероятно, будет способствовать преодолению этой тенденции, так как инвестор, вкладывающий деньги в разработку новой базы, будет заинтересован в проведении государственной регистрации вновь созданного продукта, а значит, будет готов оплатить расходы, связанные с ней.

Библиографический список

1. Рузакова О.А. Договор залога исключительных прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2008. N 2.
2. Мордвинова В.В. Залог исключительных прав и механизм обращения взыскания на предмет залога // Интеллектуальная собственность: теория и практика: Сборник докл. научно-практической конференции "Петербургские коллегиальные чтения - 2010" (Санкт-Петербург, 24 - 25 июня 2010 г.). СПб.: СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2010.
3. Рахматулина Р.Ш. Договор в авторском праве с участием иностранных лиц. М.: ЮРКОМПАНИ, 2011.

xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai

Правовое регулирование залога исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, залог интеллектуальной собственности, передача исключительных прав, распоряжение исключительными правами.

В соответствии со ст. 1226 Гражданского кодекса РФ ["Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 31.12.2014)] «На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации … признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие)». В соответствии с п. 3 ст. 1228 ГК РФ, «Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.» В соответствии с п.1 ст. 1229 ГК РФ, «…Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.»

Российское законодательство, предусматривает, прежде всего, две основные «договорные» модели распоряжения исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности: отчуждение исключительного права и предоставление права пользования, которое осуществляется в рамках лицензионного договора, - а также иные альтернативы, как, например, залог исключительных прав, которому и посвящена настоящая статья.

Конструкция залога исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности известна многим правовым системам, однако в каждом государстве она имеет свои особенности. Для многих компаний залог исключительных прав – действенная обеспечительная мера при кредитовании, к которой возможно прибегнуть как обособленно, так и в рамках залога предприятия как единого имущественного комплекса, в состав которого входят права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Общее определение залога в рамках российского гражданского права содержится в статье 334 Гражданского кодекса [Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015)]:«В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя)».

Интересно отметить, что, вообще, принципиальные положения о залоге исключительного права прописаны не в четвертой части ГК, которая содержит специализированные правовые нормы в сфере регулирования охраны интеллектуальной собственности, а в первой части Кодекса, посвященной наиболее общим, «фундаментальным» вопросам гражданского права.  

Так, залогу исключительного права посвящена специальная статья 358.18 ГК РФ, введенная совсем недавно – Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ. Согласно пункту первому указанной статьи, исключительные права могут быть предметом залога в той мере, в которой правила ГК РФ допускают их отчуждение, причем отмечено, что государственная регистрация залога исключительного права осуществляется в соответствии с правилами раздела VII (то есть части четвертой) ГК.

В соответствии с положениями ст. 358.18 ГК РФ, к договору залога исключительного права применяются общие положения о залоге, а к договору залога прав по договору об отчуждении исключительных прав и по лицензионному (сублицензионному) договору применяются положения о залоге обязательственных прав, если иное не установлено ГК РФ и не вытекает из содержания или характера соответствующих прав.

Указанная статья также определяет права и обязанности залогодателя и залогодержателя: «…в течение срока действия этого договора без согласия залогодержателя вправе использовать такой результат интеллектуальной деятельности или такое средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство, за исключением случая отчуждения исключительного права, если договором не предусмотрено иное. Залогодатель не вправе отчуждать исключительное право без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором.»

Ранее, до введения этой статьи, залог исключительного права также допускался: статья 336 ГК РФ устанавливала, как и сейчас, что  предметом залога может быть «…всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права, за исключением имущества, на которое не допускается обращение взыскания, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора…». Особую роль в регулировании залоговых правоотношений играл пункт 12 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России  N 5/29 [Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"], который до сих пор действует и сохраняет свою практическую значимость. Так, в Постановлении подтверждено, что при залоге исключительного права подлежат применению положения статей 334 - 358 ГК РФ и Закона Российской Федерации от 29.05.1992 N 2872-1 "О залоге" (в части, не противоречащей статьям ГК РФ) с особенностями, предусмотренными частью четвертой Кодекса.

Также в Постановлении особо подчеркивается, что «…не могут выступать в качестве предмета залога личные неимущественные права. Имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации могут выступать в качестве предмета залога при условии, что допустимо их отчуждение от правообладателя. Так, не могут быть предметом залога право следования на произведения изобразительного искусства, авторские рукописи (автографы) литературных и музыкальных произведений, исключительное право на фирменное наименование, исключительное право на наименование места происхождения товаров». Как мы видим, в качестве залога могут быть переданы лишь те исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, которые можно передать, как бы банально это не звучало. Постановление также устанавливает, что предмет договора о залоге исключительного права определяется путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации со ссылкой в соответствующих случаях на номер и дату выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство).

Обращение взыскания на заложенное исключительное право осуществляется в соответствии со статьей 349 ГК РФ – как в судебном, так и во внесудебном порядке (на основании письменного соглашения залогодателя и залогодержателя). В свою очередь, статья 349 ГК РФ гласит, что «обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется по решению суда, если соглашением залогодателя и залогодержателя не предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество».

Государственная регистрация залога исключительных прав осуществляется в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». В принципе, по общему правилу, договор залога должен быть заключен в простой письменной форме. То есть, например, поскольку исключительные права на объекты авторских и смежных прав не регистрируются, соответственно, не подлежит государственной регистрации и залог таких прав. Однако, в соответствии со ст. 1232 ГК РФ,  «В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации». При несоблюдении требования о государственной регистрации залог считается несостоявшимся.

Государственная регистрация залога осуществляется по заявлению стороны (или обеих сторон) договора. Если заявление подает одна сторона, к заявлению, по выбору этой стороны, должен быть приложен один из следующих документов: подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом, удостоверенная нотариусом выписка из договора или же сам договор. В заявлении также должны быть указаны: вид договора, сведения о сторонах договора, предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право, - а также: срок действия договора залога и ограничения права залогодателя использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации либо распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство. Как мы видим, эти условия существенны: так, срок залога не может превышать срок действия исключительного права, а объем закладываемых прав определяет, переходят ли к залогодержателю все права в полном объеме, или часть прав, или, например, только право на лицензионные отчисления, которые правообладатель получает по заключенному лицензионному договору.

Кроме того, необходимо помнить, что правообладатель может досрочно прекратить охрану изобретения. Третьи лица могут добиться досрочного, полного или частичного, прекращения правовой охраны товарного знака. Следовательно, в договоре залога желательно прописать условия, которые «уберегут» стороны от такого возможного нарушения их прав.

Залог исключительных прав – достаточно сложная конструкция, и подготовку соответствующего договора представляется целесообразным поручить специалистам, которые учтут не только все требования гражданского законодательства, но и смогут предвидеть иные, неочевидные проблемы (как, например, оценка результата интеллектуальной деятельности и его коммерческой ценности (которая повлияет на размер средств, предоставляемых в результате залога)), и тщательно проработают все условия договора.

Расширение регулирования залога исключительных прав в законодательстве Российской Федерации, - это, несомненно, позитивное явление, однако, по сравнению, например, с регулированием в США, Великобритании, Китае, оно представляется недостаточным. Следовательно, российскому законодателю, основываясь на зарубежном опыте, необходимо совершенствовать нормы, регулирующие институт залога исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, так чтобы заключение договора залога было безопасным, эффективным, выгодным средством обеспечения участниками коммерческой деятельности своих интересов.

zuykov.com

Залог патента и товарного знака, залог исключительного права : Патентное бюро ЕСП

Регистрация залога исключительных прав на патент и товарный знак

Одной из форм распоряжения исключительным правом на объект интеллектуальной собственности является его залог (ст. 1233 ГК РФ). Предметом залога, по общему правилу, может являться исключительное право на любой результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации (изобретение, промышленный образец, полезная модель, товарный знак, ноу-хау, программа для ЭВМ, база данных, произведения литературы, науки, искусства и др.). Регистрацию  залога исключительных права осуществляет Роспатент в установленном порядке. Договоры залога должны содержать ряд обязательных условий, которые обеспечат прохождение экспертизы при регистрации договора в Роспатенте.

Исключения из данного правила составляют случаи, когда распоряжение исключительным правом запрещается или ограничивается законом (право на фирменное наименование, наименование места происхождения товара, коммерческое обозначение, коллективный товарный знак, секретное изобретение). В остальных случаях исключительное право может свободно отдаваться в залог соответствующим правообладателем.

Залог исключительного права имеет «двойственную» природу: к нему применяются как общие нормы гражданского законодательства, регулирующие залог имущества и имущественных прав (Часть I ГК РФ), так и специальные правила, установленные законодательством об интеллектуальной собственности (Часть IV ГК РФ, например, вышеупомянутые ограничения залога, требования о государственной регистрации договора залога и др.).

Соответственно залог исключительного права на объект интеллектуальной собственности можно рассматривать, с одной стороны, как способ распоряжения исключительными (интеллектуальными) правами, а с другой – как общегражданский способ обеспечения обязательств, где залоговое обязательство является акцессорным, вспомогательным по отношению к основному, например, кредитному или иному подобному обязательству.

Залог интеллектуальных прав – сравнительно новый институт в российской правовой системе, поэтому с его появлением возникает целый ряд практических вопросов, которые пока не находят достаточного ответа в законодательстве (Допускается ли залог права на получение патента? Можно ли по основному лицензионному договору ограничить право лицензиара-правообладателя заключать договоры залога исключительного права в период действия лицензионного договора? Кто может выступать в качестве залогодателя применительно к исключительному праву? Допускается ли залог прав лицензиата, предоставленных по лицензионному договору? и др.).  В одном случае правовые нормы I и IV Частей Гражданского Кодекса, посвященные залогу, практически совпадают (ср. п. 5 ст. 1233 и п. 1 ст. 346 ГК, в части пользования залогодателя предметом залога). В иных случаях аналогичные возможные ситуации урегулированы по разному (ср. п. 2 ст. 346 и п. 5 ст. 1233 ГК, распоряжение предметом залога).

Залог исключительного права может являться важным инструментом коммерциализации интеллектуальной собственности, ее вовлечения в гражданский оборот. Поэтому необходимо его дальнейшее развитие в законодательном и экономическом аспектах. На настоящий момент уже сложились определенные формально-правовые гарантии реализации права на распоряжения исключительным правом в форме залога.* Вместе с тем, очевидно, что институт залога интеллектуальных прав будет подвергаться дальнейшему совершенствованию в законодательстве и правоприменительной практике.

__________________________________________________________________________________________________________________


*Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных. Утвержден приказом Минэкономразвития России от 10.06.2016 № 37.

Постановление Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие Части Четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации», см. п. 12 Постановления

pattrade.ru

Залог исключительных прав на примере программного обеспечения

В современной экономике наблюдается тенденция, когда стоимость интеллектуальной собственности многих компаний в разы превышает стоимость материальных активов.

Интеллектуальная собственность является, безусловно, важным активом компании; рост ее стоимости увеличивает капитализацию и кредитный рейтинг, а, следовательно, открывает новые возможности для финансирования. Сегодня в развитых экономиках получение роялти уже давно не является единственным видом дохода правообладателя от использования интеллектуальной собственности. В современном коммерческом обороте интеллектуальная собственность теперь также может свободно выступать объектом финансовых транзакций и обеспечительных сделок.

Для сравнения, в США многие технологические компании, а также некоторые представители кино- и музыкальной индустрии используют интеллектуальную собственность для секьюритизации активов, а также в качестве залога под получение заемных средств, так называемые ''IP-backed loans''. В США существуют банковско-финансовая индустрия, специализирующаяся на предоставлении кредитов венчурным компаниям и стартапам под обеспечение их нематериальных активов.

Совершенно противоположным образом складывается ситуация в нашей стране. Залог интеллектуальной собственности не приобрел всеобщего признания среди участников рынка. Не является здесь исключением и индустрия программного обеспечения.

В чем заключается практическая нереализованность данного вида залога?  Причины кроются в экономической составляющей. Для сравнения, в США рынок IT инноваций, включая индустрию программного обеспечения, является одним из драйверов экономики страны и дает по статистике ежегодно американскому ВВП прирост почти на 1 триллион долларов США[1]. В России, напротив, доля инновационного сектора занимает несравнимо меньшее место в экономике. Рынок российских информационных технологий оценивается в 12 миллиардов долларов США[2]. Кроме того, серьезной проблемой остается высокий уровень пиратства в российском интернете, а также установленные законодательством низкие размеры компенсаций правообладателям за нарушение их прав.

Наконец, законодательство США позволяет патентовать программные решение, что дает более веские гарантии кредитору в случае неисполнения обязательств должником.

Нерешенными у нас также остаются и некоторые правовые вопросы. Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ в Гражданский кодекс была включена отдельная статья, посвященная залогу интеллектуальной собственности: ст. 358.18 Залог исключительных прав. Хотелось бы отметить, что законодатель использовал формулировку «залог исключительного права», а не «залог интеллектуальной собственности». Такая формулировка в контексте российского законодательства представляется правильной, так как интеллектуальная собственность в качестве нематериального объекта включает  в себя личные неимущественные права (право на имя, право авторства и др.) и исключительные права (право на использование объектов интеллектуальной собственности различными способами). Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права, главное требование, чтобы такое имущество и права были отчуждаемы и на них может быть обращено взыскание.

Исключительные права в отличие от личных неимущественных прав могут свободно отчуждаться и на них возможно обращение взыскания, что соответственно отвечает требованиям предмета залога. В отношении залога программного обеспечение как объекта авторского права следует также употреблять формулировку залога именно исключительных прав на программное обеспечение.

Признание исключительных прав в качестве предмета залога является только позитивным началом. Законодателем пока еще не решены некоторые проблемы существенного характера, которые не позволяют такому виду залога заработать на практике в полной мере. Основными проблемными моментами являются:

1. Отсутствие регистрационных действий.
Государственная регистрация в отношении залога исключительных прав осуществляется в соответствии с общими правилами государственной регистрации перехода прав на объекты интеллектуальной собственности[3]. Объекты, в отношении которых требуется регистрация залога, перечислены в  п. 8 Правил государственной регистрации распоряжения исключительным правом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от от 24 декабря 2015 г. N 1416. Согласно данной норме государственной регистрации подлежат договоры о залоге (последующем залоге) исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы. Как видно, в данный перечень не входят зарегистрированные программные обеспечения.

Например, законодательство США не накладывает обязательств по регистрации залога авторских прав, но для цели, так называемой, формализации обеспечительных интересов (''perfection of security interest''), которое дает залоговому кредитору приоритет перед требованиями других кредиторов на тот же объект обеспечения, участниками залоговых правоотношений может быть произведена запись в специальном реестре о передаче авторских прав в залог. Процедура совершения такой записи будет отличаться как для зарегистрированного, так и незарегистрированного авторского права.  Согласно  американскому закону 1976 г. ''Об авторском праве'' залог считается передачей права собственности на авторское право[4];  запись о залоге зарегистрированного авторского права может быть произведена в специальном реестре Бюро по регистрации авторских прав как вид передачи права собственности на авторские права[5]. В отношении незарегистрированного авторского права запись о залоге производится через подачу специального заявления (''UCC-1 financing statement'') в офис секретаря штата[6].
Иной подход существует в законодательстве Франции, где согласно Кодексу об интеллектуальной собственности 1992 г. залог исключительного права на программное обеспечение будет считаться действительным при условии внесения записи о таком залоге в специальный реестр Национального института промышленной собственности[7].

 Представляется необходимым включение аналогичной нормы, требующей обязательной государственной регистрации залога исключительных прав на программное обеспечение и в российское законодательств.

2. Возможность обращения взыскания.
Российским законодательством установлен запрет на обращение взыскания на исключительное право автора. Соответственно, до вступления в силу поправок в Гражданский кодекс касательно залога исключительных прав, объекты авторского права вообще не могли быть предметом залога. Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ было добавлено исключение, согласно которому допускается обращение взыскания на исключительное право автора находящееся в залоге, однако сама процедура обращения взыскания далека от совершенства.  

Обращение взыскания и реализация исключительных прав осуществляется по правилам исполнительного производства путем проведения открытых торгов[8]. Приравнивание порядка реализации исключительных прав к порядку реализации имущества, на которые обращено взыскание, представляется не совсем верным. Имущество реализуется через торги путем заключения договора купли-продажи с победителем торгов. Исключительные права не могут быть предметом договора купли-продажи, поэтому при обращении взыскания на них речь может идти только о смене правообладателя путем заключения договора отчуждения исключительных прав. Кроме того, правообладатель является единственным лицом, имеющим монополию на распоряжение результатом творческого труда и никто не может его принудительно заставить отказаться от своих прав. Таким образом, даже для заключения договора с лицом, выигравшим торги, необходимо согласие правообладателя на передачу соответствующих прав такому лицу.

 В целях обеспечения исполнения судебного акта судебный пристав может наложить арест, запретить распоряжаться имуществом, а при необходимости ограничить права пользования или изъять имущество. Программное обеспечение — это нематериальный актив, права на которые удостоверены договором: наложить арест и изъять нематериальный объект нельзя в принципе. Арест может быть наложен на материальные носители, на которых оно записано, изъяты могут быть соответственно документы, подтверждающие права на программное обеспечение.

Стоит также обратить внимание на то, что современное программное обеспечение может свободно использоваться и распространяться без материального носителя, арестовывать цифровые копии и изымать документы, на которые есть дубликаты, не представляется результативным.

Таким образом, целесообразно включить в российское законодательство специальные нормы, которые бы предоставляли более либеральный порядок обращения взыскания на объекты интеллектуальной собственности. Обращение взыскания на заложенные исключительные права на программное обеспечение, возможны несколькими путями. Важно, чтобы они соответствовали реалиям современной экономики. Программное обеспечение быстро устаревает, поэтому залогодержателю гораздо выгоднее приобрести программное обеспечение во временное пользование или собственность, и в дальнейшем реализовать его самостоятельно третьему лицу или получать доходы от его использования, а не ожидать подведения итогов торгов. В этой связи было бы правильнее предоставить залогодержателю преференцию в виде альтернативы: передать предмет залога во временное пользование залогодержателю с правом на получение будущих денежных поступлений от коммерческого использования программного обеспечения, находящегося в залоге (о чем делается соответствующая запись в реестре). Денежные средства от коммерческого использования программного обеспечения могут - по аналогии с дебиторской задолженностью - вноситься третьим лицом на депозитный счет подразделения судебных приставов. Другой порядок может заключаться в возможности  автоматического поступления предмета залога в собственность залогодержателя без проведения торгов посредством включения в соответствующий реестр записи о переходе прав к новому правообладателю без договора, а также использования в залоговых отношениях счетов условного депонирования, когда исходный код программного обеспечения и документы, удостоверяющие права на программное обеспечение, депонируются на специальном счете и передаются в собственность залогодержателя, если обязательства должника по основному обязательству не исполнены.

Например, в ряде стран англо-саксонской правовой системы программное обеспечение приравнивается к нематериальному движимому имуществу ("intangible personal property")[9]. Обращение взыскания на предмет залога является правом залогодержателя при неисполнении должником основного обязательства, однако у него также есть опция приобретения предмета залога во временное управление ("possession") с правом извлечения дохода от его использования или назначения на основании судебного акта специального временного управляющего ("receiver"). Также залогодержатель может оставить предмет залога у себя в собственности на основании судебного приказа ("strict foreclosure"). Оба механизма действуют без проведения торгов.

3. Оценка залоговой стоимости.
Необходимость в оценке предмета залога возникает при оформлении кредитных отношений между банком и его клиентом. Соответственно расчет предоставляемого кредита будет определяться банком на основании залоговой стоимости обеспечения. Залоговая стоимость высчитывается банком самостоятельно согласно рыночной стоимости предмета залога, пониженной на дисконт, определяемый по правилам банка-кредитора.

Рыночная стоимость предмета залога определяется независимым оценщиком согласно Федеральному закону от 29.07.1998 N 135-ФЗ  «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». В настоящее время действует единый стандарт оценки интеллектуальной собственности, а именно Федеральный стандарт оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО № 11)», следует отметить, что методы оценки, представленные в данном стандарте, не являются исчерпывающими.

Исходя из положений данного стандарта, можно сделать вывод о том, что в первую очередь для оценки рыночной стоимости программное обеспечение должно отвечать нескольким критериям, как например, иметь валовый годовой доход, среднегодовой рост  валового дохода, срок полезного использования, объем тиража и прочее.

Соответственно, оценщик может объективно оценить только то программное обеспечение, которое генерирует наибольшую выручку от продаж сочетающейся с экономией на затратах. Это означает, что рынок кредитования может быть только открыт для больших компаний-разработчиков и системных интеграторов, уже имеющих определенный бренд на данном рынке. Для венчурных компаний и стартапов оценка показателей может быть осуществлена только прогнозной. Их программные разработки имеют возможность выхода на рынок только после успешного завершения R&D. Выходит, что рынок кредитования закрыт для подобных компаний, так как с банковской точки зрения к такому залогу не применима оценочная стоимость, а сам венчурный проект высоко рискованным вложением.

 В заключение хотелось бы добавить, что неразвитость механизма залога интеллектуальной собственности является комплексной проблемой, которая тормозит развитие инноваций в стране. Согласно статистике, рынок кредитования инновационных проектов сейчас не превышает 3% рынка всех долгосрочных кредитов[10]. Только государство может поддержать конкурентную среду и малый и средний бизнес, работающий в области инноваций, а также предоставить налоговые преференции для кредиторов, осуществляющих финансирование таких проектов за счет собственных средств. Развитый институт залога это в первую очередь возможность для кредитной организации, увеличить свои активные операции, диверсифицировать источники рефинансирования за счет инновационного сектора экономики. Для должника это возможность нахождения финансовых средств под обеспечение для инвестирования в новые затратные разработки.

 Безусловно, для нормального функционирования такого вида залога необходимо внесение существенных изменений в действующую законодательную базу, регулирующую коммерческий оборот интеллектуальной собственности в нашей стране. Будем надеяться, что законодатель обратит внимание на этот серьезный ресурс дальнейшего развития инноваций в нашей стране.
 

 
[1] US Department of Commerce – Bureau of Economic Analysis [2] http://www.rg.ru/2016/01/25/tehnologia.html [3] п. 2 ст. 358.18 ГК РФ, п. 2 ст. 1232 ГК РФ [7] Сode de la propriété intellectuelle – art. L132-34 [8] пп. 3 п. 3 ст. 68 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" [10] http://rg.ru/2013/03/26/finansirovanie.html

zakon.ru

§ 4. Залог исключительного права на использование

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов

Общие положения. Институт залога как один из юридических инструментов обеспечения исполнения обязательств для российской теории и практики не нов. Он своими историческими корнями уходит в дореволюционный период, на ранние этапы развития русского законодательства <1>.

--------------------------------

<1> См., например: Кассо Л.А. Понятие о залоге в современном праве. М., 1999; Базанов Н.А. Происхождение современной ипотеки. М., 1900; Звоницкий А.С. О залоге по русскому праву. Киев, 1912; Соловьев М.А. Залог и заклад. Одесса, 1914; Пиленко А.А. Право изобретателя. М., 2001. С. 419 - 432.

В послереволюционный период общественные отношения по поводу залога регулировались ГК РСФСР 1922 г. Поскольку ГК был принят в начале нэпа, залог имущества в то время был обусловлен существованием института частной собственности. Что касается залога прав, то посвященная этому ст. 87 ГК РСФСР допускала в качестве предмета залога долговые требования, а также право на горный отвод и на разработку месторождений ископаемых. ГК РСФСР 1964 г. не содержал норм о залоге имущественных прав.

Переход к рыночной экономике вызвал необходимость совершенствования гражданско-правового института залога, в том числе и путем реанимации возможности залога имущественных прав. Указанная возможность закреплена сегодня как в § 3 гл. 23 ГК РФ, так и в Законе РФ от 25 мая 1992 г. N 2872-1 "О залоге" <1>. Поскольку институт залога прав не получил должного отражения в ГК РФ, основой его правовой регламентации является разд. 5 Закона РФ "О залоге".

--------------------------------

<1> Ведомости РФ. 1992. N 23. Ст. 1239.

Между тем в ряде зарубежных государств проблема залога прав на некоторые объекты промышленной собственности была решена еще в начале века. Так, согласно французскому Закону "О продаже предприятий", принятому в 1909 г. договор о залоге предприятия может включать в качестве предмета залога фирму, арендные права, патенты, лицензии, товарные знаки и промышленные образцы. Возможность залога прав промышленной собственности закреплена в современном патентном законодательстве Великобритании, Нидерландов, Франции и ряде других стран.

Бесспорным достижением современного российского законодательства о залоге является включение в юридическую модель залоговых отношений имущественных прав. При этом, определяя предметную область залоговых отношений, законодатель предусмотрел возможность залога не только вещей и имущественных прав, но также вещей и имущественных прав, которые залогодатель приобретет в будущем (п. 6 ст. 340 ГК РФ, п. 3 ст. 6 Закона РФ "О залоге"). Что касается исключительных имущественных прав на использование результатов технического, художественно-конструкторского и селекционного творчества, то они в полной мере вписываются в рамки юридической конструкции залога прав. Кроме того, имущественные права, удостоверенные патентом, при их вхождении в состав предприятий как имущественных комплексов могут быть заложены одновременно с материальными объектами, образующими структуру комплекса, что косвенно подтверждает также возможность их залога и самих по себе.

Сущность залога исключительных имущественных прав, удостоверенных патентом, заключается в преимущественном праве залогодержателя перед другими кредиторами получить удовлетворение из стоимости заложенного права. По действующему законодательству залог возникает в силу договора или на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств. Случаи возникновения залога из норм закона достаточно редки, а в отношении исключительных прав имущественного характера и вовсе отсутствуют. Поэтому основной формой, опосредующей отношения, складывающиеся в связи с залогом имущественных прав, удостоверенных патентом, является договор о залоге этих прав, упоминание о котором содержится, в частности, в п. 5 ст. 1233 ГК РФ.

Договор о залоге исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Действующее законодательство не дает определения ни договора о залоге имущества, ни договора о залоге исключительных имущественных прав, хотя и содержит общие требования к самому договору и его форме (ст. 339 ГК РФ). Опираясь на понятие и основания залога, можно дать следующее определение договора о залоге прав на использование того либо иного технического, художественно-конструкторского или биологического решения.

По договору о залоге исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец залогодатель в обеспечение исполнения своих обязательств, возникших из гражданско-правового договора, передает залогодержателю в залог принадлежащее ему исключительное право имущественного характера, удостоверенное патентом, в объеме, согласованном сторонами, а залогодержатель принимает указанные права на условиях, определенных договором.

Договор о залоге исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (далее - договор о залоге исключительных прав) является консенсуальным.

Договор следует считать взаимным, поскольку залогодатель и залогодержатель обладают определенным набором взаимных прав и обязанностей.

Возмездный характер договора о залоге исключительных прав проистекает из наличия встречного предоставления, выступающего в образе материального блага, в обеспечение которого устанавливается залог.

К элементам договора о залоге исключительных прав относятся его стороны, предмет, срок, форма и содержание.

Сторонами договора о залоге исключительных прав являются залогодатель и залогодержатель. В качестве залогодателя (должника по основному обязательству) выступает патентообладатель. Залогодержателем является кредитор по основному обязательству, обеспеченному залогом исключительного права.

Предметом договора о залоге исключительных прав является исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Предмет договора о залоге наряду с его оценкой, размером и сроком исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, выступает в качестве существенного условия договора. Предмет договора о залоге следует отличать от предмета залога. Данное отличие проистекает из возможности установления залога в отношении имущественных исключительных прав, которые залогодатель приобретет в будущем. Будущие права - суть юридический, но не фактический предмет залога. Исключительное право на изобретение действует юридически до истечения 20 лет, считая с даты подачи заявки. Реально этот срок будет сокращен на время квалификации заявленного технического решения. Поэтому исключительное право на изобретение как предмет залога может фактически существовать с момента принятия решения о выдаче патента и до окончания срока действия патента.

Оценка предмета залога как существенное условие договора о залоге исключительных прав является весьма специфическим параметром договора. Это не цена договора, поскольку последняя может быть меньше цены предмета залога. Количественное выражение этого параметра зависит от множества экономических, правовых и технических факторов и поэтому может быть получено лишь в определенном диапазоне значений, обусловленном примененным методом оценки. Оценку прав на объекты промышленной собственности при использовании их в качестве предмета залога производят теми же методами, которые применяются при отчуждении исключительного права, удостоверенного патентом, или при предоставлении лицензий.

Обеспечительная направленность залога требует четкого оформления в качестве существенного условия договора о залоге исключительных прав существа, размера и срока исполнения основного обязательства, подлежащего обеспечению. Данное обязательство порождает у залогодержателя право требования, которое должно быть действительным и составлять тот объем, какой данное требование имеет к моменту удовлетворения. При этом следует различать требование как предмет залога (ст. 336 ГК РФ) и обеспечиваемое залогом требование (ст. 337 ГК РФ).

В первом значении требование выступает в качестве имущественного права, которым обеспечивается основное обязательство и на которое может быть обращено взыскание кредитора по этому обязательству. Обеспеченное же залогом требование основано на праве кредитора (залогодержателя), корреспондирующем обязанности должника (залогодателя), вытекающей из основного обязательства. Таким образом, понятие "требование", используемое законодателем применительно к институту залога, следует рассматривать как предмет акцессорного обязательства и как право, порожденное основным обязательством.

Срок договора о залоге исключительных прав, коль скоро предметом последнего выступает имущественное право с определенными временными рамками его действия, не должен превышать срок действия исключительных прав. В противном случае, и на это прямо указано в п. 1 ст. 352 ГК РФ, заложенное право, прекратив свое действие, повлечет, в свою очередь, и прекращение акцессорного обязательства независимо от воли сторон и судьбы основного обязательства.

Форма договора о залоге исключительных прав. Договор о залоге исключительных прав в силу общего правила, содержащегося в п. 2 ст. 339 ГК РФ, должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение указанной формы влечет недействительность договора. Аналогичное требование содержится и в ст. 12 Закона РФ "О залоге". Действующее законодательство предусматривает две формы договора о залоге прав: простую письменную и нотариальную. При этом квалифицирующим признаком нотариальной формы является требование к форме основного договора, в обеспечение исполнения которого предоставляется исключительное имущественное право (абз. 2 п. 2 ст. 339 ГК РФ).

Содержание договора о залоге исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Договором о залоге исключительных прав должны быть предусмотрены права и обязанности сторон, которые и составляют содержание указанного договора.

В соответствии со ст. 56 Закона РФ "О залоге", содержащей правила, касающиеся обязанностей залогодателя, последний должен совершать действия, которые необходимы для обеспечения действительности заложенного права. Для обладателей исключительного имущественного права на использование результатов технического, художественно-конструкторского и селекционного творчества указанная обязанность заключается прежде всего в сохранении объема конкретных правомочий, образующих предмет залога на момент заключения договора.

Залогодатель при залоге исключительных прав обязан не совершать уступку заложенного права без согласия залогодержателя и не совершать действия, влекущие прекращение заложенного права или уменьшение его стоимости. Для патентообладателей данная обязанность заключается в том, что они должны уплачивать соответствующие пошлины за поддержание в силе охранного документа, использовать запатентованное решение, не отказываться от предоставленных им имущественных прав.

Следующей обязанностью залогодателя при залоге исключительных прав выступает обязанность по принятию мер, необходимых для защиты заложенного права от посягательств на него со стороны третьих лиц.

Еще одной обязанностью залогодателя является обязанность по информированию залогодержателя об изменениях, произошедших в заложенном праве, о его нарушениях третьими лицами и о притязаниях третьих лиц на это право.

Характер и объем прав залогодателя по договору о залоге исключительных прав во многом зависят от предмета договора и вида залога. Так, если иное не предусмотрено договором, залогодатель вправе извлекать доход от использования предмета залога. На такую возможность указывает норма п. 5 ст. 1233 ГК РФ. Согласно указанной норме залогодатель вправе в течение срока действия договора о залоге исключительного права использовать результат интеллектуальной деятельности и распоряжаться исключительным правом на такой результат без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное.

Обращаясь к правам и обязанностям залогодержателя по договору о залоге исключительных прав, следует указать на те из них, которые определены Законом РФ "О залоге". Согласно ст. 57 названного Закона, если иное не предусмотрено договором, залогодержатель вправе независимо от наступления срока исполнения обеспеченного залогом обязательства требовать в судебном порядке перевода на себя заложенного права в случае неисполнения залогодателем обязанностей, предусмотренных законом. Речь в данном случае идет о неисполнении обязанностей залогодателя, предусмотренных в ст. 56 Закона РФ "О залоге". Нормы указанной статьи являются диспозитивными и могут быть включены в круг обязанностей залогодателя. Представляется, что перевод заложенного исключительного права по решению суда допустим, если стороны включили в содержание договора все обязанности залогодателя, на которые ориентирует ст. 56 Закона РФ "О залоге".

Закон предоставляет залогодержателю право вступать в качестве третьего лица в дело, в котором рассматривается иск о заложенном праве, а также самостоятельно принимать меры, необходимые для защиты заложенного права от нарушений со стороны третьих лиц, если такие меры не принимает согласно своим обязанностям залогодатель.

Особенности обращения взыскания на заложенные исключительные права и их реализация. Механизм удовлетворения интересов залогодержателя за счет предмета залога, в качестве которого выступают исключительные имущественные права, следуя общему правилу, включает две процедурные стадии, имеющие самостоятельное правовое значение.

Первая стадия включает действия по обращению взыскания на заложенное имущественное право. Вторая имеет содержанием реализацию (продажу) имущественного права, на которое обращено взыскание. В этих стадиях получила отражение современная конструкция залога, которая нацелена на максимальное соблюдение интересов как залогодателя, так и залогодержателя и ставит во главу угла удовлетворение требований последнего из стоимости предмета залога. Вместе с тем специфика исключительных имущественных прав на объекты промышленной собственности не может не наложить отпечаток на общие предписания законодателя, связанные с действиями, отражающими процедурные особенности указанных стадий.

Итак, залогодержатель в случае неисполнения должником своих обязательств по основному договору вправе удовлетворить свои имущественные требования за счет заложенного исключительного права, обратив на него взыскание. Основанием для обращения взыскания является неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает. Статья 349 ГК РФ устанавливает два варианта обращения взыскания на предмет залога: по решению суда и без обращения в суд. Согласно п. 1 ст. 349 ГК РФ требования залогодержателя удовлетворяются за счет заложенного движимого имущества по решению суда, если иное не предусмотрено соглашением залогодателя с залогодержателем. Специальных правил, связанных с удовлетворением требований залогодержателя за счет имущественных прав и порядком обращения взыскания на них, ГК РФ, равно как и Закон РФ "О залоге", не содержит. Тем не менее данный вопрос может быть решен исходя из общих правил, например путем определения порядка обращения взыскания на заложенное исключительное право в специальном соглашении, заключенном сторонами.

Очевидно, что данное соглашение не требует нотариального удостоверения (хотя стороны могут оформить договоренность и через нотариуса), поскольку нотариальная форма соглашения между залогодателем и залогодержателем используется в рамках внесудебного варианта удовлетворения требований залогодержателя за счет недвижимого имущества после возникновения оснований для обращения взыскания (абз. 2 п. 2 ст. 349 ГК РФ).

Момент заключения соглашения между залогодателем и залогодержателем также не имеет значения, поскольку требование закона о его заключении после возникновения оснований для обращения взыскания относится к случаю, когда предметом залога является недвижимость. А это позволяет предположить, что данное соглашение может быть инкорпорировано в текст договора о залоге исключительных прав как одно из его условий <1>. Аналогией такого механизма будет служить модель внесудебного обращения взыскания на предмет залога, переданного залогодержателю, предусматривающая включение в договор о залоге условия о порядке обращения взыскания, если законом не установлено иное (п. 4 ст. 349 ГК РФ). Разумеется, не существует препятствий и для составления отдельного документа, который может быть подписан сторонами на различных этапах развития залогового правоотношения, т.е. как до, так и после возникновения оснований для обращения взыскания.

--------------------------------

<1> Противоположную позицию занимает А.А. Вишневский, полагая невозможным включение условия о внесудебном взыскании движимого имущества в текст договора о залоге по мотиву ненаступления определенных законом оснований обращения взыскания. В данном случае применяется аналогия п. 1 ст. 349 ГК РФ, согласно которому заключение соглашения возможно после возникновения соответствующих оснований (см.: Вишневский А.А. Залоговое право: Учебное и практическое пособие. М., 1995. С. 88 - 89).

В ГК РФ предусмотрены три группы случаев обращения взыскания на заложенное имущество исключительно по решению суда. Эти случаи не зависят от вида имущества, и все они могут быть использованы в отношении исключительных прав.

Первая группа случаев связана с наличием согласия или разрешения третьих лиц на заключение договора о залоге.

Под третьими лицами согласно подп. 1 п. 6 ст. 349 ГК РФ следует понимать "другое лицо или орган". При этом законодатель не уточняет, кому из сторон договора о залоге требовалось получить согласие или разрешение. Логично предположить, что такой стороной должен быть залогодатель. Так, передача в залог исключительных прав на использование изобретения, патент на которое принадлежит нескольким лицам, требует согласия всех патентообладателей. В этом случае взыскание на предмет залога может быть обращено только по решению суда.

Вторая группа случаев обращения взыскания на предмет залога, предусмотренная подп. 2 п. 6 ст. 349 ГК РФ, к исключительным правам неприменима, поскольку речь в нем идет о предмете залога, в качестве которого выступает имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества.

Третья группа случаев обращения взыскания на предмет залога по решению суда связана с отсутствием залогодателя и невозможностью установления места его нахождения.

В дополнение к указанным вариантам обращения взыскания на предмет залога, в качестве которого выступает исключительное имущественное право, следует назвать случай реализации права залогодержателя на требование в судебном порядке перевода на себя заложенного права по основанию неисполнения залогодателем своих обязанностей (ст. 57 Закона РФ "О залоге").

Вторую стадию удовлетворения имущественных интересов залогодержателя за счет стоимости заложенного права составляет процедура реализации предмета залога. Согласно п. 1 ст. 350 ГК РФ реализация (продажа) заложенного имущества, на которое обращено взыскание, производится путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном процессуальным законодательством, если законом не установлен иной порядок. Очевидно, что схема реализации исключительных прав с публичных торгов, совпадая в основных чертах с установленным порядком реализации иных видов имущества, должна отличаться от последнего. Действующее же законодательство не делает специальных оговорок в отношении этих отличий. Можно лишь предположить, что реализация имущественных прав на результаты технического и художественно-конструкторского творчества через публичные торги по процедуре, установленной процессуальным законодательством, не является единственно оптимальным способом удовлетворения требований залогодержателя из стоимости предмета залога. Этот способ требует в конечном счете отчуждения патента, которым удостоверено заложенное исключительное право. Альтернатив отчуждению патента по смыслу ст. 350 ГК РФ не предусмотрено. Представляется, что средства, необходимые для удовлетворения требований залогодержателя по основному обязательству, можно получить и не отчуждая патента, а проведя торги на право заключения лицензионного договора, по которому передается исключительное право, но не в полном его объеме (п. 3 ст. 1233 ГК РФ).

studfiles.net

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о