Степень смешения товарных знаков это – Сходство до степени смешения — Sum IP

Сходство до степени смешения — Sum IP

Понятие сходство до степени смешения одно из основных в правовом регулировании товарных знаков и знаков обслуживания. Это обусловлено тем, что назначение товарных знаков (торговых марок) заключается в том, чтобы отличать товары одних производителей от однородных товаров других производителей. Именно по этой причине товарные знаки среди объектов исключительных прав относятся к группе средств индивидуализации. Сходство до степени смешения в самом общем виде означает, что товарные знаки или другие средства индивидуализации и, соответственно, товары разных лиц смешиваются в обороте. Такая ситуация не является нормальной, поэтому рассмотрим проблему сходных до степени смешения товарных знаков более подробно.

1. Юридическое значение сходства до степени смешения.
2. Определение понятия «сходство до степени смешения».
3. Признаки сходства товарных знаков до степени смешения.
4. Сходство до степени смешения в авторском праве.

В первую очередь разберемся с тем, в каких ситуациях сходство между товарными знаками приобретает юридическое значение. Из части IV Гражданского кодекса можно выделить следующие основные ситуации:

• на этапе регистрации товарного знака: в соответствии со ст.1483 ГК РФ, не могут быть зарегистрированы товарные знаки, которые сходны до степени смешения с другими товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, или элементами таких знаков; а также сходные до степени смешения с наименования мест происхождения товаров, официальными государственными символами, фирменными наименованиями, известными произведениями литературы и искусства, именами и псевдонимами известных лиц;
• на этапе использования товарных знаков: в соответствии со ст.1484 Гражданского кодекса, не допускается использование обозначений, сходных с зарегистрированными товарными знаками, если в результате использования возникает вероятность смешения;
• на этапе оспаривания зарегистрированного товарного знака: сходство до степени смешения зарегистрированного товарного знака с другим средством индивидуализации, промышленным образцом и некоторыми другими объектами интеллектуальной собственности, права на которые возникли раньше, является одним из оснований оспаривания регистрации такой торговой марки.

Обратите внимание, что во многих случаях сходство до степени смешение должно быть одновременно с фактом однородности товаров и услуг. Если же однородности в этих случаях нет, то нет и оснований отказа в регистрации, ее оспаривания или предъявления требования о защите прав на товарный знак.

Схема №1. Сходство до степени смешения: юридическое значение

 

Гражданский кодекс России не содержит легального определения понятия «сходство до степени смешения», но такое определение содержится в подзаконных нормативно-правовых актах, а именно в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков и Методических рекомендациях

Роспатента об определении тождества и сходства до степени смешения.

Тождество товарных знаков — это совпадение обозначений во всех элементах, точное копирование средства индивидуализации. Сходство до степени смешения — это ассоциация товарных знаков между собой, несмотря на отдельные отличия.

Из легального определения видно, что понятие «сходство до степени смешения» во многом субъективно. Судебная практика и административная практика Палаты по патентным спорам ориентируют на рассмотрение вопроса с точки зрения обычного потребителя, а не специалиста, а также на недопустимость даже опасности смешения. То есть не требуется доказывать реальные случаи введения потребителя в заблуждение, достаточно доказать опасность введения в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Если в деле проводится социологическое исследование, ассоциации двух сравниваемых торговых марок друг с другом по мнению 25-30% опрошенных, как правило, достаточно для вывода о сходстве до степени смешения.

Кроме указанных критериев Роспатент и суды учитывают товары, для индивидуализации которых предназначены товарные знаки. Для товаров широкого потребления, которые обычно выбираются с меньшей внимательностью, различия между средствами индивидуализации должны быть более существенны и заметны.

В большинстве случаев вопрос сходства до степени смешения может быть решен судьей самостоятельно, но иногда требуется назначение патентоведческой экспертизы. Перед регистрацией товарного знака рекомендуется всегда проводить предварительную проверку товарного знака на наличие других сходных до степени смешения обозначений.

Сходство до степени смешения, его наличие или отсутствие, определяется в зависимости от вида товарного знака, но так или иначе сводится к трем признакам, представленным на схеме.

Схема №2. Признаки сходства до степени смешения

 

А) Смысловое сходство (семантическое) присутствует, если сравниваемые обозначения выражают одинаковые или подобные идеи («Мелодия сна» — «Музыка сна») или прямо противопоставляют идеи (сок «Я» — сок «Ты»). Смысловое сходство имеется при переводе слова с одного языка на другой («Apple» — «Яблоко»). Избежать вероятности противопоставления сходного по смыслу товарного знака при регистрации торговой марки можно, если использовать вымышленные слова.

Б) Звуковое сходство (фонетическое) присутствует при совпадении начальных и конечных частей товарных знаков, близости состава гласных или согласных. Усиливает звуковое сходство одинаковое ударение, совпадение средних частей, одинаковое количество слогов, наличие парных согласных (например, Бар «Барра» — Бар «Парбарра, Samsung — Самсунг).

В) Визуальное сходство (графическое) присутствует, если торговые марки формируют одинаковое зрительное впечатление с учетом внешней формы, используемого шрифта и алфавита, цветов и оттенков, сходства базовых элементов.

По итогам сравнения по указанным признакам должен быть сделан общий вывод о наличии или отсутствии сходства между товарными знаками до степени смешения. Сходство до степени смешения может быть установлено даже на основании сходства только по одному признаку (чаще всего фонетическому). Наличие всех трех признаков сходства не требуется. Однако следует принимать во внимание значимость положения, которое занимают совпадающие элементы противопоставленных торговых марок, особенно при сравнении комбинированных знаков.

4. Сходство до степени смешения в авторском праве.

В авторском праве не используется понятие «сходство до степени смешения», поскольку объекты авторского права не предназначены для индивидуализации товаров и услуг. Многие произведения являются похожими в результате выполнения в одном стиле или жанре, что само по себе не противоречит каким-либо социальным нормам и не является нарушением интеллектуальных прав. Поэтому встречающиеся ссылки судов в делах о защите авторских прав на сходство до степени смешения между двумя произведениями выглядят неубедительно и свидетельствуют о непонимании

системы интеллектуальной собственности.

В авторском праве юридическое значение имеет в первую очередь факт воспроизведения или переработки охраняемого произведения. Доказательства этого должны описываться не с помощью признаков сходства до степени смешения, а с помощью таких признаков, как воспроизведение (копирование), самостоятельность, производность, имитация и т.п. Эти признаки описывают не результат, а процесс создания произведения. Дело в том, что создание разными авторами независимо и самостоятельно друг от друга двух похожих произведений не является нарушением авторских прав. Напротив, самостоятельность и независимость создания логотипа, сходного с ранее зарегистрированным товарным знаком, не приводит к правомерности его использования в качестве средства индивидуализации. Исключительное право на товарный знак в этом случае будет нарушено. Поэтому следует воздерживаться от ошибочного использования понятия «сходство до степени смешения» в авторском праве. Если же объект авторского права фактически индивидуализирует определенные товары, могут быть применены положения о защите от недобросовестной конкуренции.

Ключевые слова: сходство до степени смешения, товарные знаки, интеллектуальная собственность, признаки сходства до степени смешения

sumip.ru

Экспертиза сходства до степени смешения товарных знаков

Товарный знак, коммерческая символика или наименование, дизайн упаковки или оригинальный вид товара – это средства, выделяющие компанию из серой массы конкурентов и формирующие узнаваемый образ у покупателей. Успешные фирмы довольно часто обнаруживают имитации своих товарных знаков, способные ввести в заблуждение покупателей. Рискуют и молодые компании, пользующиеся коммерческой символикой сходной с уже существующим на рынке продуктом конкурентов.

Во всех случаях выраженного сходства товарных знаков приходится либо защищать свои права в суде, Роспатенте (ФИПС) или ФАС, либо проводить кардинальную переработку торговой марки. Только эксперт может обоснованно утверждать есть ли между вашим и конкурирующим торговым знаком сходство до степени смешения. А окончательное решение принимают исключительно компетентные на то государственные органы. Поэтому во всех подозрительных случаях следует:

1. Проверить, возможно ли доказать наличие или отсутствие сходства до степени смешения.

2. При подтверждении факта схожести товарных знаков получить консультацию специалиста для разработки эффективной стратегии поведения в сложившейся ситуации.

Сходство товарного знака в подробностях

Сходство товарных знаков – уровень похожести средств индивидуализации услуг или товаров, при котором потребители не обнаруживают различий между ними, либо уверены в принадлежности сравниваемых товаров или услуг одному производителю.

В законодательстве определение понятию «сходство» дано в пункте 14.4.2. «Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 декабря 1995 г. № 989).

В рамках, установленных указанным выше нормативным актом, товарные знаки или иные обозначения могут быть сходны по смыслу, фонетически и графически. Нужно заметить, что сходными до смешения признаются товарные знаки, отличающиеся в некоторых деталях, но вызывающие устойчивую ассоциацию друг с другом.

Спорные вопросы, касающиеся сходства товарных знаков рассматриваются в Роспатенте, Федеральном Арбитражном Суде или в Суде по интеллектуальным правам. Обычно к судебным инстанциям обращаются, с иском об оспаривании отказа в регистрации товарного знака, возможны обращения и для защиты компании от недобросовестной конкуренции. Столь же часто рассматриваются дела о введении в заблуждение потенциальных потребителей, и по поводу выявления сходства товарных знаков до степени смешения.

Как определить степень смешения товарных знаков?

Решение суда находится в прямой зависимости от признания наличия сходства до степени смешения. Ориентируясь на «Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство» (Приказ Роспатента от 31.12.09 № 197), эксперты акцентируют своё внимание не на идентичности деталей или шрифтов, а на общем впечатлении от товарного знака, возникающем у среднестатистического покупателя.

Во многом определение степени сходства до смешения товарных знаков субъективно — строгих и однозначных критериев не существует. Наиболее значимым для суда становится мнение потребителей, определенное в ходе социологической экспертизы или социологического исследования. Именно результаты указанной экспертизы товарного знака на сходство до степени смешения послужат решающим доказательством вашей правоты и помогут выиграть дело.

Социологическая экспертиза товарного знака на сходство до степени смешения необходима:

1. Для защиты товарных знаков, фирменных наименований, коммерческих обозначений, оформления товара, дизайна упаковки и иной интеллектуальной собственности от неправомерного использования сторонними лицами.

2. Для пресечения недобросовестной конкуренции, сопровождающейся введением в заблуждение потенциальных клиентов или подрывом репутации компании через использование схожих до степени смешения товарных знаков.

3. Для разрешения доменных споров.

4. Для отмены или запрета регистрации сходного обозначения.

Примеры успешного практического применения социологических исследований как решающих доказательств в делах по сходству до степени смешения:

Другие примеры использования социологических исследований для доказательства сходства до степени смешения вы можете найти здесь, запросить через форму «Задать вопрос» или по телефону.

Чтобы получить подробную информацию о экспертизе на сходство до степени смешения товарных знаков и защите упаковки или заказать исследование,
позвоните по телефонам:
8-800-500-97-95
8-495-662-97-95 (экспертный отдел).

См. также разделы «Введение потребителей в заблуждение», «Недобросовестная конкуренция», «Оценка убытков правообладателя», «Ст. 1252 ГК РФ, ч. 6,7», «Ст. 1474 ГК РФ», «Ст. 1483-1484 ГК РФ», «Ст. 1508 ГК РФ», «Ст. 1515 ГК РФ», «Ст. 1539 ГК РФ».

socexpertiza.ru

Сходство до степени смешения с товарным знаком

Как известно, товарный знак и знак обслуживания (далее — товарный знак) служат для индивидуализации товаров и услуг юридического лица или индивидуального предпринимателя. При регистрации товарных знаков, неправомерном использовании сходного обозначения и в иных случаях возникают вопросы касательно того, не является ли конкретное обозначение сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком. Поскольку в глазах потребителя похожие обозначения могут отождествляться, смешиваться и дезориентировать его, то такое сходство, не говоря уже о тождественности, создаёт определённую угрозу для правообладателя товарного знака. В таких случаях оценка сходства обозначения и товарного знака становится необходимой для того, чтобы сделать заключение о том, является ли использование какого-либо обозначения нарушением исключительного права на товарный знак или же нет, с целью пресечения использования сходного обозначения.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Определение этой правовой категории даётся в п. 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утверждённых приказом Роспатента от 31.12.09 № 197:

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия

То есть, если в глазах потребителя обозначения «Panasonic» и «Panasoanic» на батарейках, выглядят, в целом, одинаково, особенно, в случае, если шрифт второго визуально похож на шрифт первого, то добавленная буква «а» существенным образом не влияет на восприятие обозначения. В таком случае можно с уверенностью говорить о сходстве до степени смешения.

Также в п. 3 вышеупомянутых Методических рекомендаций указано, что:

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности — больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

С другой стороны, справедливо и обратное: чем выше опасность смешения, тем больше категорий товаров могут считаться однородными. Подтверждение этому имеется в п. 3.6 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживаниях, утверждённых Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198,

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные

И в самом деле, в том случае, если оба обозначения ориентированы для использования в одном сегменте рынка товаров или услуг, то потребителям будет проще дезориентироваться. Например, в случае предполагаемого использования обозначения «Tepal» для индивидуализации товаров, относящихся к бытовой технике, риск его смешения с обозначением «Tefal» гораздо выше, чем при использовании такого обозначения, например, для маркировки сока яблочного безалкогольного.

Следует отметить, что аналогичные или идентичные определения содержались также в более ранних Методических рекомендациях и Правилах, утвёрждённых приказами Роспатента. Ссылки на них можно найти в судебных актах до 2009 года, в том числе, в примерах, приведённых ниже.

Имеется арбитражная практика расширительного толкования понятия «однородные товары» при оценке сходства до степени смешения. Например, в Постановлении 9 ААС по делу А40-28420/07 указано:

Целью недопущения регистрации сходных товарных знаков в отношении однородных товаров и услуг является недопущение недобросовестной конкуренции и недопущение возможности смешения товаров и услуг, предприятий-конкурентов в глазах потребителей.

Следовательно, несмотря на то, что право на товарный знак ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако его охрана распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и однородные, не упомянутые в охранном документе

Указанное Постановление было оставлено судом кассационной инстанции без изменения.

В качестве другого примера можно привести фрагмент Постановления 9 ААС от 06.11.2007 № 09АП-14548/2007 по делу А40-29127/07:

Пояснение понятия «однородные товары» содержится в п. 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом ген. директора Роспатента от 05 марта 2003 г.: «При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки».

Из существа приведенной выше нормы и пояснения понятия «однородные товары» следует вывод, что при разрешении вопроса об однородности товаров решающее значение должно быть придано существованию принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров одному и тому же производителю, а не сопоставлению наименования товара, незаконно маркированного товарным знаком с перечнем товаров, в отношении которых этот товарный знак зарегистрирован.

Данное Постановление также было предметом обжалования в кассационной инстанции, однако было оставлено без изменения. В передаче дела для рассмотрения в порядке надзора в Президиуме ВАС РФ было отказано.

Определение сходства до степени смешения далеко не во всех случаях требует экспертизы. Как следует из п. 13 Информационного Письма Президиума ВАС РФ № 122 от 13 декабря 2007 г. «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. И это логично, ибо суд сам в состоянии оценить сходство обозначений, как потребитель.

Существует заблуждение о том, что аналогичный подход по оценке сходства применяется и в отношении объектов авторских прав. Это неверно. Авторским правом будут охраняться даже два практически идентичных произведения, созданных независимо друг от друга, в силу самого факта их создания, если они удовлетворяют критериям охраноспособности (подробнее — в материале «Почему авторские права НЕ требуют регистрации»). Сходство до степени смешения не оценивается при рассмотрении какого-либо спора по объектам авторских прав.

С этим выводом соглашаются и суды. Так, в Определении ВАС-9410/13 по делу А40-65703/2012, указал на вывод суда апелляционной инстанции, что «схожесть до степени смешения» возможна при использовании товарных знаков, но не при сравнении объектов авторского права, и не нашёл оснований для отмены или изменения обжалуемого акта.

bardov.legal

Вопрос факта. Последствия рассмотрения судами сходства до степени смешения с позиции рядового потребителя

С.А. Зуйков,
патентный поверенный РФ,
генеральный директор компании «Зуйков и партнёры»

 

 

«Журнал Суда по интеллектуальным правам», № 7, март 2015 г., с. 70-75

13 декабря 2007 г. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации утвердил информационное письмо № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»1. В соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 13, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Предшествующая данному информационному письму судебная практика по искам о запрете незаконного использования товарного знака сводилась к тому, что по многим делам суды назначали экспертизу о сходстве товарного знака истца с обозначением ответчика, назначение экспертизы затягивало дело на год и более, делая судебный запрет незаконного использования товарного знака крайне неэффективным методом защиты исключительных прав.

Понимая сложность и длительность судебного процесса, правообладатели до 2008 года параллельно с подачей искового заявления регулярно подавали заявления в полицию для создания больших проблем нарушителю.

С утверждением информационного письма количество таких заявлений уменьшилось, число судебных дел возросло.

С даты утверждения информационного письма прошло шесть лет и сформировалась определенная судебная практика, результат которой хотелось бы обсудить в данной статье.

Анализируя судебные решения о искам о запрете незаконного использования товарного знака и сравнивая такие решения с судебными решениями об оспаривании решений Роспатента, рассмотревшего возражения против предоставления правовой охраны сходному товарному знаку, можно сделать следующий вывод:

 

по искам о запрете незаконного использования товарных знаков суды не признают сходными до степени смешения с товарными знаками обозначения, которые Роспатент не зарегистрировал бы в качестве товарного знака в связи с наличием ранних похожих товарных знаков.

Утверждая информационное письмо № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», ВАС РФ в п. 13 указал на то, что «Экспертиза назначается только для разрешения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует».

Означает ли данная позиция то, что при сравнении товарных знаков не нужно руководствоваться какими-либо нормативными актами, устанавливающими критерии сходства сравниваемых обозначений, например Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32)?2 — Нет, не обозначает.

В том же п. 13 информационного письма ВАС РФ указывает, что согласно абзацу шестому п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32) (далее – Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, после анализа позиции ВАС РФ, изложенной в п. 13 информационного письма № 122, очевидно, что ВАС РФ указал на то, что установление сходства товарного знака со спорным обозначением не требует специальных познаний, т.е. — проведения экспертизы; вместе с тем при установлении сходства необходимо применять Правила.

Данные Правила применяются Роспатентом при регистрации товарных знаков и рассмотрении возражений против предоставления охраны товарному знаку.

Данные Правила должны применяться судами при сравнении товарного знака с обозначением, используемым ответчиком.

Однако анализ судебных решений показывает, что суды, руководствуясь п. 13 информационного письма ВАС РФ № 122 , приходят к выводу о сходстве / несходстве сравниваемых знаков «с позиции рядового потребителя», т.е. выражают в судебном решении свою субъективную точку зрения с позиции потребителя. Практически во всех анализируемых судебных актах приведена ссылка на сравнение обозначений в соответствии с тремя критериями сходства, установленными Правилами; однако во всех судебных решениях и постановлениях приведенный анализ сходства сравниваемых обозначений проведен не полностью, отсутствуют сравнения по одному или двум признакам сходства: фонетическому, семантическому или графическому.

В подпунктах (а) — (в) п. 14.4.2.2 Правил указаны признаки сходства сравниваемых обозначений: звуковой, графический и смысловой.

В пп. (г) п. 14.4.2.2 Правил указано: Признаки, перечисленные в подпунктах (а) — (в) настоящего подпункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Это означает, что сходство сравниваемых обозначений может быть по любому из признаков сходства. Отсутствие в судебном акте сравнения по какому-либо из признаков говорит о неполном судебном акте.

За последние 2-3 года очень часто публикуются решения и постановления судов, в которых отсутствует сравнение обозначений по какому-либо из критериев сходства, либо — по двум критериям сходства.

Хотелось бы объяснить такое мнение на примере постановления 9 Арбитражного апелляционного суда по делу А40-187101/20133 по иску ООО «Александровы погреба» к ООО «ЭЛ-ГРАНД», ООО «ЭЛИТТОРГ», ООО «ЛеоЛит», ООО «ФудПром», ООО «Топ-Сервис».

По данному делу истец обратился к ответчикам с иском о запрете незаконного использования товарного знака Challenge № 3806114 и взыскании компенсации.

Товарный знак РФ №380611 Сигара GURKHA Royal Challenge5

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2014, и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2014, в удовлетворении иска отказано.

Ниже приводим текст постановления 9 ААС по данному делу, сразу по тексту из постановления суда, приведены комментарии, текст из судебного акта выведен курсивом:

Исходя из указанных положений Правил, разрешая вопрос о сходстве до степени смешения словесного обозначения GURKHA либо GURKHA Royal Challenge с товарным знаком CHALLENGE по свидетельству № 380611, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии сходства до степени смешения указанных обозначений и товарного знака истца по всем критериям.

Вывод «отсутствие или наличие сходства по всем критериям» приводится практически во всех решениях и / или постановлениях, установивших сходство или несходство сравниваемых обозначений. Анализа по всем критериям сходства нет.

Из материалов дела следует, что оформление сигар GURKHA представляет собой комбинированное обозначение, в состав комбинированного обозначения сигар GURKHA входят словесные элементы GURKHA и royal challenge. Суд апелляционной инстанции полагает, что сравниваемые обозначения GURKHA либо GURKHA Royal Challenge и CHALLENGE не совпадают во всех элементах и поэтому тождественными считаться не могут.

Анализа на сходство сравниваемых обозначений по трем критериям, установленный Правилами в постановлении не приводиться.

При этом словесный элемент GURKHA занимает доминирующее положение по отношению к словесному элементу royal challenge, поскольку он расположен в центре и выполнен шрифтом большего размера.

На товаре может быть несколько товарных знаков / обозначений. В соответствии с п. 14.4.2.2 Правил «Словесные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы».

Правилами не предусмотрено отсутствие сходства из-за доминирования одного из элементов, который даже не должен учитываться при сравнении словестных обозначений Royal Challenge и Challenge. Суд должен сравнивать и анализировать сходство обозначений Royal Challenge и Challenge. Почему должен? Потому что это делал бы Роспатент в случае, если бы комбинированное обозначение GURKHA Royal Challenge было бы подано на регистрацию в качестве товарного знака. Потому что суды проверяют правильность решений Роспатента, при оспаривании решений Роспатента в которых приводятся такие доводы.

Правильность именно такого подхода отражена постановлении ВАС РФ по делу А40-2569/20116 (ООО «Лина» к ООО «Макдоналдс») «Между тем суды необоснованно подвергали оценке размер шрифта обозначения, место его размещения на упаковке, наличие на упаковке обозначений и товарных знаков других правообладателей, поскольку перечисленное не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений и не влияет на вывод о наличии в действиях ответчика правонарушения в виде использования чужого товарного знака, а подлежит исследованию в случае сходства обозначений для определения возможности их смешения».

Таким образом, именно словесный элемент GURKHA выполняет основную функцию индивидуализации товара (сигар) юридического лица.

Какое это имеет отношение к сходству обозначений Royal Challenge и Challenge?

Словесный элемент royal challenge и по положению в комбинированном обозначении, и по смысловому значению является описательной характеристикой товара, следовательно, в силу подп. 3 п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не обладает различительной способностью.

Имеет ли право суд делать выводы об отсутствии различительной способности товарного знака в иске о запрете использования такого знака? В том же постановлении ВАС РФ по делу А40-2569/2011 (ООО «Лина» к ООО «Макдоналдс») указано:

«Суды неправомерно отказали в иске по мотиву отсутствия различительной способности товарного знака «С ПЫЛУ С ЖАРУ», а также в связи с тем, что обозначение состоит из элементов, характеризующих качество и свойства товара, поскольку предоставление правовой охраны товарному знаку не оспорено в установленном законом порядке.

В п. 62 постановления от 26.03.2009 № 5/297 также указано, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном ст. 1512 Кодекса, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 Кодекса.»

Таким образом, суд не может делать вывод об отсутствии различительной способности товарного знака по иску о запрете незаконного использования такого знака.

Суд апелляционной инстанции также полагает необходимым отметить, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Такая позиция соответствует правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума от 18.07.2006 № 2979/06 по делу № А40-63533/04-67-642, Определении от 30.05.2011 № ВАС-5661/11 по делу № А40-39536/10-12-240.

Однако истцом не приведено доказательств того, что вследствие использования ответчиками спорного обозначения Challenge потребители полагали или могли полагать, что спорное обозначение индивидуализирует деятельность истца, как правообладателя товарного знака CHALLENGE по свидетельству № 380611.

В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что продукция – сигариллы марки CHALLENGE, о которой речь идет в исковом заявлении, имеется в реальном обороте.

Отсутствие доказательств использования истцом товарного знака CHALLENGE по свидетельству № 380611 оценивается судом апелляционной инстанции как обстоятельство, обуславливающее фактическую невозможность смешения товарного знака истца CHALLENGE» по свидетельству № 380611 в глазах потребителя со спорным обозначением «Challenge, используемым ответчиками.

В последнее время суды очень часто отказывают в иске в связи с недоказанностью смешения товарного знака с используемым ответчиком обозначением. Однако на основании какой нормы права суды отказывают в иске из-за недоказанности использования? Статья 1515 ГК РФ устанавливает два критерия для установления нарушения исключительного права на зарегистрированный товарный знак и запрета использования сходного обозначения:

—

сходство до степени смешения;

—

однородность товаров и/ или услуг.

При регистрации товарных знаков Роспатент отказывает в регистрации заявленного обозначения, даже установив вероятность смешения на основании сходства сравниваемых обозначений. Суды, рассматривая иски о запрете незаконного использования и требуя доказывания факта смещения, по всей видимости исходя из требований ст. 65 АПК РФ об обязанности стороны доказать те обстоятельства, на которые сторона ссылается выходят за пределы требований ст. 1515 ГК РФ. Доказывание именно фактического смешения ст. 1515 ГК РФ не требует.

Более того, исключительное право на товарный знак возникает из государственной регистрации товарного знака, у правообладателя нет обязанности использовать свой товарный знак как минимум 3 года с даты его регистрации. Если с иском обращается правообладатель, который не начал использование своего товарного знака и который не может представить доказательств использования и соответственно фактического смешения, суд откажет в иске из-за отсутствия доказательств фактического смешения? Или же, правообладатель обращается с иском о запрете использования товарного знака, после регистрации которого прошло 3 года, суд откажет в иске из-за отсутствия доказательств фактического смешения, по факту приняв решение о досрочном прекращении товарного знака в связи с неиспользованием?

Исходя из изложенного, суды при рассмотрении исков о незаконном использовании сходного с товарным знаком обозначения должны приводить анализ сравнения товарного знака и обозначения в соответствии с критериями Правил. Подобные споры во всех арбитражных судах рассматривают специализированые составы, и судьи обладают специальными познаниями для проведения такого анализа.

Если суд, рассматривающий такое дело, не обладает познаниями для самостоятельного проведения анализа сравниваемых обозначений в соответствии с Правилами, или в исковом заявлении и / или отзывах отсутствует подобный анализ, произведенный сторонами, который суд может оценить и положить в основу судебного акта, — суд должен назначить судебную экспертизу для оценки сходства, т.к. не обладает соответствующими специальными познаниями.Нынешняя судебная практика приводит к тому, что суды отказывают в иске о запрете незаконного использования товарного знака, признавая несходными обозначения, которые никогда не могли бы быть зарегистрированными в качестве товарного знака.

Просмотрев судебные решения за последние полгода, можно привести следующие примеры —

— Дело А40-55565/20138, товарный знак «УСПЕХ», № 386090 и обозначение «Ваш успех — салон красоты»;

— Дело А41-65696/20139, товарный знак «ТРЭЛ-ДЕТАЛЬ», № 458996 и обозначение «ТРЭЛ»;

— Дело А41-57871/201310, товарный знак «ГУРМАН», № 213841 и обозначение «Рублевский гурман»;

— Дело А40-135039/201311, товарный знак «САМСОН», № 260887 и обозначение SAMSONAS;

— Дело А40-77233/201312, товарный знак «Автоэксперт», № № 326231, 341719 и обозначения experttyres.ru и «ЭКСПЕРТ ШИН».

При этом нужно обратить особое внимание, что в ряде случаев правообладатели, сталкиваясь с подобными мотивировками судебных решений, не идут оспаривать судебные решения либо в апелляцию, либо в кассацию. Несмотря на то, что подача жалобы на решение – это право стороны, стороны — правообладатели не видят возможность изменить существующую практику, не желают нести расходы на представителей, даже несмотря на то, что могут взыскать судебные расходы в случае выигрыша. Такая мотивировка судебных решений подрывает у правообладателей уважение к судебной системе.

Принятие подобных решений приводит к тому, что лица, использующие сходные обозначения, не идут регистрировать используемые ими обозначения в качестве товарных знаков, а просто пользуются ими. Получив иск о запрете незаконного использования, нарушители убеждают суд в отсутствии доказательств факта смешения и, выиграв суд, продолжают использование сходного обозначения без регистрации товарного знака.

В этой связи следует отдельно обсудить еще одно последствие применения судами п. 13 информационного письма № 122 Президиума ВАС РФ, согласно которому вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Анализ сегодняшней судебной практики по искам о запрете незаконного использования товарного знака показывает, что суды, запрещая незаконное использование товарного знака или отказывая в таком иске, отделяют сходство товарного знака с оспариваемым обозначением от недобросовестности и/или недобросовестной конкуренции со стороны ответчика.

Однако, исходя из системного анализа положений ГК РФ в части товарных знаков, а так же многочисленной судебной практики, понятно, что целью использования сходного до степени смешения обозначения является использование чужой репутации, репутации, которая создана правообладателем, получение необоснованных преимуществ за счет правообладателя. Использование чужой репутации для продвижения своего товара является элементом недобросовестной конкуренции.

Суды, вероятно полагая, что недобросовестная конкуренция – это отдельное нарушение ст. 14 Закона РФ «О защите конкуренции», не исследуют сходство до степени смешения с точки зрения недобросовестности.

Такой подход приводит к тому, что ответчик (нарушитель) может не нарушать права на товарный знак, но будет нарушать антимонопольное законодательство, когда ФАС РФ признает действия ответчика недобросовестной конкуренцией.

Резюмируя, можно сказать следующее.

Скорее всего кто-то. прочитав данную статью, решит, что предлагаемый подход о необходимости наличия в судебных актах по искам о запрете незаконного использования товарных знаков анализа сравниваемых обозначений в соответствии с критериями Правил излишен и не обоснован.

В этом случае целью данной статьи является необходимость применения одинакового подхода как по искам о запрете незаконного использования товарного знака, так и при регистрации обозначений в качестве товарных знаков.

Если сходство до степени смешения является вопросом факта, которое должно оцениваться судом с позиции рядового потребителя и не требует полного анализа в соответствии с Правилами, — тогда и при регистрации заявленных на регистрацию обозначений должен быть такой же подход: эксперты Роспатента должны сравнивать заявленное на регистрацию обозначение с точки зрения рядового потребителя. А суд, рассматривая заявления об оспаривании решений Роспатента о сходстве знаков, не должен требовать полного анализа критериев сходства, регламентированных Правилами.

 

 

---

1См. Информационное письмо № 122, утвержденное Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 г. «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» // СПС «ГАРАНТ».

2См. Приказ Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» // СПС «ГАРАНТ».

3См. Постановление 9 ААС по делу А40-187101/2013 // СПС «ГАРАНТ».

4См.: Реестр товарных знаков Роспатента, товарный знак Challenge № 380611[Электронный ресурс] // Интернет-сайт ФГБУ Федеральный институт промышленной собственности // http://www1.fips.ru (дата обращения – 19 декабря 2014 года).

5Источник фотографии сигары GURKHA Royal Challenge – Интернет-сайт «http://www.cigarinspector.com».

6См. Постановление ФАС РФ по делу А40-2569/2011 (ООО «Лина» к ООО «Макдоналдс») // СПС «ГАРАНТ».

7См. Совместное постановление пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 // СПС «ГАРАНТ».

8Дело А40-55565/2013 // СПС «ГАРАНТ».

9Дело А41-65696/2013 // СПС «ГАРАНТ».

10Дело А41-57871/2013 // СПС «ГАРАНТ».

11Дело А40-135039/2013 // СПС «ГАРАНТ».

12Дело А40-77233/2013 // СПС «ГАРАНТ».

 

ipcmagazine.ru

Категория «сходство до степени смешения» в авторском праве

 

Казалось бы, здесь и обсуждать нечего. Уже в нескольких судебных актах прозвучал недвусмысленный ответ на этот вопрос:

«институт авторского права не оперирует категорией сходства до степени смешения».

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2015 № С01-332/2015 по делу № А19-2243/2014

Но не всё так просто – важно сначала понять, почему категория «сходство до степени смешения» так часто упоминается в делах о защите авторских прав, несмотря на то, что авторское право такой категорией не оперирует. Неужели все сплошь и рядом такие уж непрофессионалы? Думаю, что дело не в этом.

Обращение истцов и судов к категории «сходство до степени смешения», наоборот, кажется вполне понятным, не случайным и даже естественным. В каких случаях истцам может прийти в голову заявить о сходстве до степени смешения? Очевидно, тогда, когда имеет место использование ответчиком какого-либо товара / произведения, которое не тождественно произведению истца, но при этом сильно на него похоже.

Такие случаи авторским правом квалифицируются не как вопроизведение произведения, а могут квалифицироваться как его переработка (создание производного произведения). При этом в 4-й части ГК РФ вообще не прописаны какие бы то ни было критерии, по которым можно было бы установить факт переработки. Вот суды вместе с истцами и обращаются к уже достаточно хорошо знакомой категории из смежной области правового регулирования – сходство до степени смешения.

Действительно, коль скоро произведения сходны до степени смешения, то можно смело утверждать, что произведение, использованное ответчиком, было создано на основе произведения истца. Иначе откуда бы взяться такому сходству? И ведь этого действительного может быть достаточно, особенно тогда, когда имеет место сходство, скажем, на 95% (изменены несколько незначительных деталей). Зачем устанавливать какие-то ещё обстоятельства для подтверждения факта переработки?

Может, и не нужен тогда весь этот формализм – мол, нет в разделе об авторском праве слов «сходство до степени смешения», а потому и нельзя применять его ни в коем случае? Если сходства до степени смешения самого по себе недосататочно, так почему бы не использовать его как один из критериев, которые могли бы свидетельствовать о переработке, хотя бы в определённых случаях, например, при крайне высокой степени сходства (те же условные 95%)?

Вот и СИП высказал похожую мысль, правда, не развив её до конца:

«Коллегия судей принимает во внимание, что наличие внешнего сходства между персонажем и используемым ответчиком образом является лишь одним из обстоятельств, учитываемых для установления факта воспроизведения или переработки используемого произведения (его персонажа). Основное значение имеют характерные отличительные признаки, легко узнаваемые всеми: имя, внешний вид и иные символы, позволяющие узнавать героя аудио-визуального произведения, формирующие его образ».

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2015 № С01-332/2015 по делу № А19-2243/2014

Или вот это:

«При этом суд кассационной инстанции отмечает, что использование апелляционным судом при установлении обстоятельств использования произведения подходов, применяемых при проведении анализа тождества (сходства) обозначений (средств индивидуализации), не могло, применительно к обстоятельствам настоящего спора, привести к неправильному выводу, поскольку объектом сравнительного анализа являлись изображения, в отношении которых такой анализ допустим«.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2015 № С01-206/2015 по делу № А19-1320/2014

НО. Есть дела, где вся эта логика точно не будет работать. Те дела, где прослеживается принципиальная разница между охраной объектов авторских прав и охраной товарных знаков.

Во-первых, авторское право теоретически допускает так называемое паралелльное творчество, то есть создание разными авторами независимо друг друга похожих произведений. Вполне допустима ситуация, когда сходные до степени смешения произведения будут охраняться независимо, и произведение, созданное позднее, не будет нарушать авторские права на произведение, созданное ранее. Подробнее о параллельном творчестве я писал здесь.

В таких делах нужно было бы выяснять, действительно ли автор более позднего произведения создал его самостоятильным творческим трудом, а не скопировал с более ранего произведения. Тут может много сложностей и аспектов. Очень подброно вопросы копирования чужого произведения разработаны в американской доктрине.

Во-вторых, в некоторых спорах в принципе нельзя ставить вопрос о сходстве до степени смешения. Например, нельзя сравнить таким образом набор слов, описывающих персонажа литературного произведения, и куклу в виде этого же персонажа. Суды должны будут установить, использованы ли в кукле характерные черты персонажа, тем или иным образом описанные в первоначальном литературном произведении.

В-третьих, можно представить ситуацию, когда сходства до степени смешения между произведениями не будет, но при этом будет иметь место нарушение авторских прав. Ярким примером тому может служить недавно описанное мной дело о защите прав на Бэтмобиль. Там Бэтмобили истца и машины-бэтмобили ответчика достаточно сильно различались визуально, но американсие суды сочли, что в бэтмобилях ответчика использован персонаж Бэтмобиль истца.

Глубокой проработки этих аспектов в нашей практике я пока не обнаружил. Думаю, это вопрос времени. Рано или поздно от выявления критериев переработки будет зависеть какой-то очень важный вопрос, и высшие суды их-таки разработают. Мне, по крайней мере, кажется это логичным развитием практики в делах о защите авторских прав.

А пока несколько примеров того, как суды устанавливают факт переработки.

Внешний вид торта «Ягодка. Ассорти» создан на основе уже существующего внешнего вида торта «Малика — классика», с сохранением в переработке всех основных элементов формы первоначального произведения (внешний вид в виде стилизованного сердца с отделкой боковой поверхности кремом с крошкой, использованием для украшения верхней поверхности методом сплошного заполнения срезов фруктов, расположенных под желе, в сочетании с выступающими из него мелкими круглыми ягодами, применением в отделке верхней поверхности краевого бордюра из крема, выполненного в виде гофрированной полосы), а потому не является творчески самостоятельным произведением.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2009 N 09АП-13024/2009 по делу N А40-7200/09-110-86

Суд исходил из неких ключевых внешних признаков, характеризующих первоначальный торт, а не просто говорил о визуальном сходстве. Иными словами суд привёл аргументы, свидетельствующие о том, что торт ответчика был явно скопирован (заимствован) с торта истца, а не создан самостоятельным творческим трудом. Может быть, в таком направлении практика и будет двигаться.

Вдругих делах суды как бы устранялись от принятия собственного решения и опирались на мнение экспертов.

«Устанавливая факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на произведение путем переработки дизайна обручального кольца, суды правомерно приняли в качестве доказательства факта переработки оригинального произведения заключение специалиста N 003406/3/77001/442013/И-1533 от 09.12.2013. Несмотря на то, что указанное заключение по смыслу статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключением эксперта не является, оно правомерно принято судами в качестве письменного доказательства, которое содержит мнение специалиста в области искусствоведения. Компетентность специалиста, проводившего исследование, подтверждена копией диплома ВСВ N 0497467.

Ответчик, считая заключение специалиста ненадлежащим доказательством, заявление о его фальсификации в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не подавал, о назначении судебной экспертизы на предмет установления наличия или отсутствия факта переработки дизайна обручального кольца истца не ходатайствовал».

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.11.2014 № С01-1128/2014 по делу N А40-13480/2014

В этом же акте СИП сделал интересную оговорку:

«Доказательств, опровергающих выводы, содержащиеся в заключении специалиста, а также подтверждающих оригинальность дизайна обручального кольца ответчика, последним в материалы дела не представлено»

Стало быть, представь ответчик такие доказательства, например заключение с противположным выводом, то суд бы отказал в иске?

В другом деле суд, опять же опираясь на заключение, установил, что переработки не было:

«Вывод суда апелляционной инстанции о том, что гобеленовые картины является переработкой произведения, поскольку создана иным, отличным от написания картины способом не может быть признан обоснованным, так как согласно заключению специалиста N 01-001\4 от 19.01.2012 г. композиция изображения в раме и произведении «OLD MILL COTTAGE» построена по одинаковой схеме, тождественна, имеет идентичный сюжет. В процессе исследования выявлены отличия от произведения в цветовом строе, однако подобные изменения не является признаками творческого переосмысления. И не влияют на общее художественное решение, и таким образом является полном воспроизведением произведения» «OLD MILL COTTAGE»

Постановление ФАС Московского округа от 03.06.2013 по делу N А40-88686/12-19-686

Не уверен, что судам стоит отдавать вопрос о наличии переработки на откуп специалистам, экспертам. Не думаю, что вопрос о переработке принципильно сложнее вопроса о сходстве до степени смешения. А ведь ещё в 2007 году ВАС РФ сказал, что вопрос о сходстве до степени смешения – вопрос факта и может быть разрешён судом самостоятельно.

Пока что мне ясно одно – судам нужны какие-то аргументы, позволяющие как-то увязать производное произведение с первоначальным, чтобы сделать вывод о переработке. Как именно это делать, решать нужно, видимо, отдельно в каждом конкретном случае.  И сходство до степени смешения сравниваемых произведений, на мой взгляд, должно учитываться судами как одно из обстоятельств, свидетельствующих о переработке.

zakon.ru

Товарный знак и торговая марка: основная информация

Раздел “Товарный знак и торговая марка: основная информация” Библиотеки интеллектуальной собственности Sum IP даст ответы на базовые вопросы по товарным знакам. В нем рассмотрены общие положения о том, что такое товарный знак, торговая марка, знак обслуживания, зачем они нужны и как извлечь их них пользу.

Информация будет полезна студентам, юристам, специализация которых не связана с интеллектуальной собственностью, предпринимателям, а также тем, кто впервые сталкивается с регистрацией товарных знаков и их защитой.
Если Вы не найдете ниже ответ на интересующий вопрос, предлагаем поискать его в более специализированных главах Библиотеки IP или обратиться за юридической консультацией.

1. Что такое товарный знак, торговая марка и знак обслуживания?
2. Зачем нужно регистрировать товарный знак?
3. Какие обозначения не обладают различительной способностью?
4. Какие обозначения признаются сходными до степени смешения?
5. Что такое однородные товары?
6. В каких случаях обозначение может вводить потребителя в заблуждение?
7. Виды товарных знаков и торговых марок.
8. Территория действия товарного знака.
9. Срок действия исключительного права на товарный знак.

Товарный знак — это средство индивидуализации товаров, т.е. обозначение, с помощью которого товар можно выделить из числа однородных. Понятия «товарный знак и торговая марка» являются синонимами. Оба термина происходят от английского слова «trademark«, состоящего из двух частей — «trade» и «mark», которые имеют несколько значений в переводе на русский. Поэтому на самом деле отличий между торговыми марками и товарными знаками нет. Правда, согласно законодательству, более корректным в России является термин «товарный знак». Именно его Вы встретите во всех правовых актах.

Знак обслуживания — это средство индивидуализации работ и услуг, иными словами, нематериальных благ. Услуги тоже могут быть однородными, и лица, которые их оказывают, также нуждаются в защите от смешения с конкурентами. Согласитесь, и потребителю не все равно, к кому обращаться, например, за медицинскими и юридическими услугами.

В соответствии с Гражданским кодексом к знакам обслуживания применяются правила о товарных знаках. Поэтому не будет ошибкой назвать обозначение, используемое для индивидуализации услуг, товарным знаком или торговой маркой. Кроме того, обозначение часто регистрируют одновременно для товаров и для услуг.

Регистрация товарного знака предоставляет исключительное или, иными словами, монопольное прав использовать его. Это объясняет три причины зарегистрировать торговую марку:

1. Право запрещать использование товарного знака всем третьим лицам. Таким образом, Ваш товар и Ваша репутация в сфере оказания услуг надежно защищены.
2. Получение приоритета в использовании запоминающегося и привлекательного бренда. Давно известно, что некоторые слова и логотипы наиболее привлекательны с точки зрения их рекламы и продвижения. Если Вы придумали такой товарный знак, имеет смысл закрепить право на него раньше конкурентов.
3. Защита от недобросовестной конкуренции. На практике не редки случаи, когда торговая марка приобретает известность, однако является незарегистрированной. Такая торговая марка может быть зарегистрирована конкурентом, который приобретет исключительное право его использования и, следовательно, сможет запрещать использование всем третьим лицам.

Как было сказано ранее, товарный знак и торговая марка — это средства индивидуализации товаров и услуг. Чтобы индивидуализировать товары и услуги обозначения должны обладать различительной способностью. Различительная способность отсутствует, если обозначение состоит только из неохраняемых элементов или неохраняемый элемент занимает доминирующее положение. Неохраняемыми элементами признаются:

• слова, являющиеся общепринятыми наименованиями товаров, услуг или: молоко, консалтинг, архитектурное бюро, трубный завод и т.п.
• слова, являющиеся характеристикой товаров и услуг: быстрое такси, квалифицированная помощь, многолетний опыт и т.п. При этом далеко не все прилагательные являются неохраняемыми элементами. Например, сок «Добрый» — охраняемый товарный знак, т.к. сок не может быть добрым или злым.
• общепринятые символы и термины в сфере деятельности, в которой используется товарный знак: C++ в сфере программирования; катализ в области химической промышленности
• объемные обозначения, чья форма обусловлена лишь назначением или свойствами. Например, не может быть зарегистрирован товарный знак в виде шурупа для соответствующих товаров.

Если Вы сомневаетесь, обладает ли торговая марка различительной способностью, то можете обратиться к опытным специалистам по проверке обозначений на возможность регистрации.

Этот вопрос является одним из главных в правовом регулировании товарных знаков, поэтому на сайте Sum Intellectual Property посвящена отдельная статья: «Сходство до степени смешения». Здесь же мы рассмотрим только основные положения.

Товарные знаки признаются сходными до степени смешения, если они имеют отличия, но в целом ассоциируются друг с другом. Сходство словесных обозначений устанавливается, как правило, по трем критериям:

• Смысловое (семантическое) сходство — слова ассоциируются друг с другом ввиду одинакового смысла, либо, напротив, прямого противопоставления. Например, Старый мельник — Юный мельник, Дети — Детишки или Windows (окна) и Doors (двери), в частности, для программного обеспечения.
• Фонетическое (звуковое) сходство — слова имеют сходное звучание при разном написании. Например, Logitech — Логитек, Centro — Centrale.
• Графическое сходство — слова ассоциируются друг с другом при визуальном восприятии: Aqua Minerale — Aqua Mianrele

Вопрос о сходстве товарного знака и торговой марки до степени смешения является субъективным. К сожалению, не во всех случаях можно сделать однозначный вывод. Так, например, в рекомендациях Роспатент советует при проведении экспертизы ориентироваться в первую очередь на первое впечатление, а не на последующее детальное сравнение обозначений. Естественно, субъективное восприятие у каждого человека разное…

Однородные товары — это товары, в отношении которых у потребителей может сложиться впечатление, что они изготовлены одним лицом. Например, производитель хлеба обычно производит еще и батоны, пирожки, сухари, поэтому все эти товары являются однородными. Вместе с тем производитель хлеба не производит автомобильные шины и не занимается оказанием юридических услуг. Следовательно, такие товары и услуги будут разнородными.

В практике Роспатента рекомендуется использовать три основных признака однородности:

• соотношение товаров как род и вид: одежда и рубашки;
• назначение товаров: буи сигнальные и сигнальные лампы;
• материал, используемый для изготовления товаров: шкатулки из драгоценных металлов и и серьги, кольца, ожерелья.

Способность ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя — одно из самых распространенных оснований для отказа в регистрации. Этот критерий является крайне субъективным, что осложняет оспаривание выводов государственной экспертизы относительно его наличия. Наиболее частые примеры, когда, по мнению экспертов Роспатента, товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение:

• используется географическое наименование, не относящееся к месту нахождения заявителя. Например, организация, располагающаяся в Липецке, регистрирует торговую марку «Французские узоры»
• в товарном знаке написана дата, с которой выпускается товар, но юридическое лицо-заявитель было учреждено позже этой даты. Например, экспертизы откажет в регистрации товарного знака, содержащего часть «Выпускается с 1899 года», если заявитель был зарегистрирован только в 2007 году
• в товарном знаке используется обозначение, не зарегистрированное в России, но известное на ее территории или за границей. Как правило, при проверке эксперт Роспатента использует не только базы данных товарных знаков и торговых марок, в том числе международных знаков, но сведения, полученные из источников в Интернете, например, с сайта Википедия.

Товарный знак и торговая марка могут быть выражены в различных формах. В соответствии с российским законодательством, могут быть зарегистрированы следующие виды товарных знаков:

1. Словесный товарный знак — слово, написанное черным цветом и стандартным шрифтом.

2. Изобразительный товарный знак — логотип без надписей

3. Комбинированная торговая марка — сочетает обозначения различных видов.

4. Звуковой товарный знак — мелодия, музыка и т.п.
5. Обонятельный товарный знак — определенный запах.
6. Голографическая торговая марка — голограмма.

8. Территория действия прав на товарный знак и торговую марку.

Товарный знак и торговая марка действуют только на территории тех стран, в которых они зарегистрированы. Часто такое правило именуют территориальным характером действия товарного знака. Таким образом, зарегистрировав товарный знак в России, Вы не можете запрещать его использование в Белоруссии, Германии или США.

Территориальный характер действия исключительного права на торговую марку преодолевается с помощью процедуры международной регистрации товарного знака, подробнее о которой можно прочитать, перейдя в соответствующий раздел Библиотеки Sum IP по ссылке. Международная регистрация торговой марки позволяет получить правовую охрану сразу в нескольких странах на основе единой заявки.

Товарный знак в России действует в течение десяти лет с момента подачи заявки на его регистрацию. Исключение из этого правила касается международных товарных знаков, зарегистрированных в соответствии с Мадридским соглашением 1891 года. По Соглашению, срок действия международной регистрации равен двадцати годам.

В последний год действия исключительного права на товарный знак необходимо подать в Роспатент заявление о продлении срока действия правовой охраны. Продлевать действие товарного знака можно неограниченное число раз.

sumip.ru

Пороговые значения сходства товарных знаков

Одна из наиболее сложных задач социологической экспертизы интеллектуальной собственности — определение пороговых значений показателей, измеряемых в опросах потребителей, свидетельствующих в пользу наличия или отсутствия сходства до степени смешения. Ее трудность заключается, в первую очередь, в том, что никакая доля отдельных индикаторов сходства сама по себе не может быть установлена в качестве достаточно высокой для вывода о сходстве до степени смешения. Всегда и во всех исследованиях потребителей присутствует некоторое количество респондентов, которые будут называть сходными заведомо различные обозначения, будут утверждать, что они перепутают эти различные обозначения, и даже будут путать их на карточках. Эти потребители, которые образуют «естественный фон» сходства, могут быть просто невнимательны, безразличны, или иметь любую другую особенность, заставляющую их путать заведомо отличающиеся обозначения.

Чтобы выяснить, чем социологическая экспертиза поможет в вашем случае, предлагаем воспользоваться бесплатными услугами. Также вы можете узнать больше о социологическом исследовании на сходство до степени смешения.

Соответственно, один из подходов к определению порогового значения сходства может состоять в том, чтобы определить уровень «естественного фона» сходства до степени смешения, и, прибавив к нему ошибку выборки, получить тот уровень, который статистически значимо выше естественного. Если значение опросного показателя смешения превышает «естественный фон» больше, чем на ошибку выборки, значит имеет место воздействие сходства обозначений на потребителя. Наиболее надежный способ установления «естественного фона» — это накопление и систематизация статистических данных. Однако для того, чтобы она стала возможной, необходимо предварительное определение основных параметров сбора и представления информации, которые тесно связаны с факторами, влияющими на сходство до степени смешения.

Исходя из общих соображений, можно утверждать, что «естественный фон» смешения будет различаться в группах обозначений, используемых для товаров массового повседневного спроса (продукты питания, бытовая химия и т.п.), длительного пользования (электроника и бытовая техника) и дорогостоящих товаров и услуг (автомобили, туристические путевки и т.п.). Кроме того, «естественный фон» может меняться, в зависимости от того, насколько известны обозначения, тестируемые на сходство до степени смешения, а также от того, какого они вида — словесные, комбинированные, либо изобразительные.

Для того чтобы определить, каким образом указанные факторы влияют на фоновые уровни смешения, нами было проведено специальное исследование. На выборке в 300 человек — потребителей различных категорий товаров и услуг из 5 городов России — был проведен формализованный опрос. Для 36 различных пар товарных знаков, заведомо несходных до степени смешения, задавался следующий вопрос: «Можете ли Вы приобрести товар под этим обозначением [демонстрировался первый товарный знак из пары] по ошибке, думая, что приобретаете товар под этим обозначением [демонстрировался второй товарный знак из пары]?» Комбинации пар были подобраны таким образом, чтобы в них относительно равномерно варьировались уровни интересовавших нас факторов: товарная категория (использовалось два уровня: товары массового повседневного спроса и длительного пользования), вид товарного знака (словесные, изобразительные и комбинированные), а также уровень известности товарного знака (принадлежащие и не принадлежащие к известным брендам).

Усредненная по всем 36 парам доля респондентов, признавших, что они могут перепутать товары при покупке, составила 11%. Это, на данный момент, единственная существующая общая оценка базового уровня «естественного фона» смешения. И, необходимо заметить, она, в целом, достаточно хорошо вписывается в сложившуюся практику использования социологических исследований в принятии решений о сходстве до степени смешения. Но это обобщенный показатель, а в конкретных условиях, как было отмечено выше, он может достаточно сильно варьироваться под воздействием ситуативных факторов.

Для оценки влияния выделенных факторов, каждый из них был представлен в виде дихотомической переменной (фиксировавшей наличие или отсутствие фактора в каждой паре товарных знаков), после чего к процентному показателю смешения нами был применен непараметрический статистический критерий Манна-Уитни. Таким
образом, нам удалось определить, какие из теоретически значимых факторов оказывают реальное воздействие на оценки респондентов. Процентные значения фонового смешения, соответствующие факторам, а также уровень значимости различий по критерию Манна-Уитни приведены в таблице 1. Она показывает, что на фоновый уровень смешения, по крайней мере, по использованному индикатору, не повлияло принятое нами разбиение на категории товаров, а также вхождение в сравниваемые пары словесных товарных знаков и товарных знаков, не обладающих известностью. Это означает, что, в принципе, не все теоретические факторы необходимо использовать в качестве параметров сбора и представления данных о фоновом смешении.

Таблица 1. Влияние различных факторов на фоновое смешение

Факторы	Фоновый уровень, в %*	Значимость различий
Категория товаров
Массового повседневного спроса	10	>0,05, различия не значимы
Длительного пользования	12
Вид товарного знака: словесный
Словесный товарный знак участвует	12	>0,05, различия не значимы
Словесный товарный знак не участвует	10
Вид товарного знака: комбинированный
Комбинированный товарный знак участвует	9	<0,05, различия значимы
Комбинированный товарный знак не участвует	14
Вид товарного знака: изобразительный
Изобразительный товарный знак участвует	14	<0,05, различия значимы
Изобразительный товарный знак не участвует	8
Уровень известности знака: высокий
Известный товарный знак участвует	10	<0,05, различия значимы
Известный товарный знак не участвует	15
Уровень известности знака: низкий
Неизвестный товарный знак участвует	12	>0,05, различия не значимы
Неизвестный товарный знак не участвует	9

*Среднее ячеек в большинстве случаев не равняется общему среднему в 11%, так как в категории попадало неравное количество пар.

Обнадеживающим результатом является не очень высокая вариативность фонового уровня в зависимости от факторов. Он нигде не опускается ниже 8% и не поднимается выше 15%, что позволяет надеяться на построение достаточно надежной и простой системы индикаторов и пороговых значений сходства до степени смешения в будущем, на основе более широкомасштабных исследований.

Оригинал статьи: Батыков, И. Пороговые значения сходства товарных знаков для установления наличия или отсутствия степени смешения. // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Интеллектуальная собственность: взгляд в будущее», приуроченной к 45-летию ФГБОУ ВПО РГАИС. М., 2014. С. 33-36.

См. Пороговые значения.

Чтобы получить подробную информацию о социологической экспертизе средств индивидуализации или заказать исследование,
позвоните по телефонам:
8-800-500-97-95
8-495-662-97-95 (экспертный отдел).

socexpertiza.ru