Право преждепользования это: объем использования тождественного решения нужно подтвердить документально

Содержание

объем использования тождественного решения нужно подтвердить документально

08 Сентября 2014

08 сентября

Право преждепользования: объем использования тождественного решения нужно подтвердить документально

ГК РФ устанавливает, что у некоторых лиц может быть право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Так, лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории России созданное независимо от автора тождественное решение (или сделало приготовления к этому), сохраняет определенное право. Это право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).
По правилам применения этих норм Суд по интеллектуальным правам разъяснил следующее.
Из содержания приведенных норм следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

По сути, преждепользование — это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования.
Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета. Если же использование не было начато до этой даты, то права преждепользователя ограничены объемом, который соответствует сделанным приготовлениям.
Таким образом, преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, как он это делал (или намеревался) до даты приоритета заявки.
При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.
Кроме того, суд подчеркнул, что вопрос об использовании патента и установлении объема преждепользования требует спецпознаний. Поэтому в таком случае при разрешении спора следует рассмотреть возможность назначения и проведения экспертизы.

< Назад
Вперёд >

28. Право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных п. 2 ст. 1361 ГК РФ, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования

28. Право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных п. 2 ст. 1361 ГК РФ, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к обществу о прекращении использования в производственной деятельности полезной модели.

Удовлетворяя заявленное требование, суд исходил из того, что истцу выдано свидетельство на полезную модель. Ответчиком нарушены исключительные права истца на ее использование, так как при производстве своих товаров он использует каждый признак, приведенный в независимой формуле полезной модели.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, отклонил доводы ответчика о том, что до даты приоритета полезной модели ответчиком было создано независимо от истца тождественное решение и за ним сохраняется право на его дальнейшее безвозмездное использование без расширения объема.

При этом суд апелляционной инстанции указал, что ответчик встречное требование о признании права преждепользования не заявлял, следовательно, он не доказал в установленном законом порядке факт признания за ним права преждепользования в определенном объеме.

Суд кассационной инстанции отменил состоявшиеся судебные акты и направил дело на новое рассмотрение по следующим основаниям.

Согласно п. 1 ст. 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).Из содержания п. 2 ст. 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

Из смысла приведенной нормы следует, что преждепользование — это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

Судебными инстанциями не исследовался вопрос о праве преждепользования и объемах его использования ответчиком.

В связи с этим суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 февраля 2014 г. по делу N А33-3192/2011)

Открыть полный текст документа

Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец

В соответствии со статьей 1361 ГК РФ«Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец»

1. Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

2. Право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Как следует из указанной статьи выше действие права преждепользования предполагает наличие следующих условий:

— добросовестное использование тождественного решения (или добросовестные необходимые приготовления к такому использованию) на территории России до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца;

— независимое от автора изобретения, полезной модели или промышленного образца создание тождественного решения;

— нерасширение объема использования тождественного решения.

Таким образом, преждепользование можно квалифицировать как случай свободного (безвозмездного) использования параллельно созданного (т.е. своего, а не чужого) изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Право преждепользования — это субъективное гражданское право, имеющее индивидуальный характер, действующее в пределах территории России.

В пункте 2 статьи предусмотрен единственный способ передачи права преждепользования другому лицу: только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.Это означает, что право преждепользования в составе части предприятия не допускается, необходима сделка в отношении предприятия в целом, равно как и не допускается самостоятельная, отдельная от этого предприятия передача этого права.

Приведем примеры того, как право преждепользования рассматривается судами.

Пример 1. Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к обществу о прекращении использования в производственной деятельности полезной модели.

Удовлетворяя заявленное требование, суд исходил из того, что истцу выдан патент на полезную модель. Ответчиком нарушены исключительные права истца на ее использование, так как при производстве своих товаров он использует каждый признак, приведенный в независимой формуле полезной модели.

При этом суд апелляционной инстанции указал: наличие у лица права преждепользования подлежит установлению в судебном порядке. Ответчик с соответствующими требованиями в суд не обращался, встречное требование о признании права преждепользования не заявлял, следовательно, он не доказал в установленном законом порядке факт признания за ним права преждепользования в определенном объеме.

Как известно из норм патентного права, патентообладателю принадлежит исключительное право на полезную модель. Никто не вправе использовать запатентованную полезную модель без разрешения патентообладателя, в том числе совершать ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована запатентованная полезная модель, за исключением случаев, если такие действия не являются нарушением исключительного права патентообладателя.

Любое лицо, которое до даты приоритета полезной модели добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.

В судебном порядке рассматриваются споры о нарушении исключительного права на полезную модель и о праве преждепользования.

Кроме того судебными инстанциями не исследовался вопрос о праве преждепользования и объемах его использования ответчиком.В связи с этим суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Рассмотрим еще один пример.

Пример 2.При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю о прекращении нарушения исключительных прав на полезную модель.В обоснование заявленного требования истец указал на использование ответчиком при производстве выпускаемых им изделий полезной модели, обладателем патента на которую является истец.Ответчик иск не признал, пояснив, что также является обладателем патента на полезную модель, и именно эту полезную модель использует при производстве изделий. Индивидуальный предприниматель сослался на использование им в производимых изделиях иного технического решения, чем у истца.

Суд заявленное требование удовлетворил по следующим основаниям.Истец обладает исключительными правами на полезную модель с более ранней датой приоритета, нежели ответчик.Запатентованная полезная модель признается использованной в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели и ставший известным в качестве такового в данной области техники.

Согласно заключению эксперта по итогам проведения назначенной судом патентоведческой экспертизы в изготавливаемом ответчиком изделии использован каждый признак независимого пункта формулы полезной модели истца.Соглашение о передаче исключительных прав на использование полезной модели между патентообладателем и ответчиком не заключалось.При таких обстоятельствах действия ответчика по использованию полезной модели истца являются нарушением патента.Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции отменил, в удовлетворении иска отказал, указав следующее.

Суд первой инстанции не учел, что и за истцом и за ответчиком зарегистрировано право на соответствующие полезные модели. Согласно заключению эксперта ответчик использовал в изготавливаемом изделии каждый признак независимой формулы полезной модели истца, однако при этом сам являлся обладателем прав на полезную модель с такими же признаками независимого пункта формулы.

Как известно из норм патентного права, если имеется несколько охранных документов на полезную модель с одинаковыми признаками, приведенными в независимом пункте формулы, вопрос о признании какого-либо из этих патентов недействительным отнесен к компетенции Палаты по патентным спорам.В случае признания недействительным одного из патентов обладатель прав на иной патент вправе вновь обратиться в суд за защитой своих прав, в том числе путем возмещения убытков за весь период использования его патента, учитывая, что признание патента недействительным означает отсутствие правовой охраны такого патента с момента подачи в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее — Роспатент) заявки на выдачу патента.

При наличии же двух патентов на полезную модель с одинаковыми признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Источник: https://zuykov.com/ru/about/articles/2020/02/13/pravo-prezhdepolzovaniya-na-izobretenie-poleznuyu-/

Право преждепользования — как использовать патент и не нарушать права патентообладателя

Улучшая и модернизируя производство, у компаний стоит две основные задачи. Прежде всего это желание сохранить за собой право на созданный в результате модернизации объект интеллектуальной собственности. Эффективным способом сохранения за собой исключительного права является получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Патент не только позволяет использовать результат интеллектуальной деятельности, но и запрещать его использование третьим лицам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ «Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.»

Второй задачей при разработке новой технологии является стремление обезопасить себя от претензий со стороны третьих лиц, которые также идут в ногу с прогрессом и создают новые и уникальные технологии и продукты.

Если речь идет о прорыве в науке и создании чего-то выдающегося и фундаментального, тогда можно предположить, что гениальная идея пришла в голову одновременно нескольким ученым. В качестве примера можно вспомнить о величайшем изобретении конца XIX века — открытие Поповым и Маркони электромагнитного излучения, которое было положено в основу действия радиотелеграфов.

Допуская возможность создания в одно время разными людьми одной и той же технологии, устройства, продукта, законодателем предусмотрена возможность использования результата интеллектуальной деятельности авторами параллельно друг от друга.

В соответствии со пунктом 1 статьи 1361 ГК РФ «Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).»

Право преждепользования может возникнуть у автора, который создал и добросовестно использовал техническое решение ранее даты приоритета запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Как правило, вопрос о праве преждепользования возникает тогда, когда патентообладатель обращается в суд за защитой исключительного права. Так в случае предъявления претензий о запрете ввода в гражданский оборот продукции, в которой использовано запатентованное изобретение, полезная модель или промышленный образец, автор спорного технического решения вправе подать встречный иск о признании права преждепользования. Удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска.

Встречный иск о признании права преждепользования может быть подан до принятия судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. Встречный иск рассматривается с первоначальным иском совместно, их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.

На практике случаи отказа в удовлетворении требования о защите исключительного права на запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец и об удовлетворении встречного иска о преждепользовании очень малы. В качестве примера могут быть проанализированы два судебных дела, по результатам рассмотрения которых приняты следующие судебные акты.

Апелляционное определение Свердловского областного суда от 21.03.2017 по делу № 33-4157/2017.

Истец обратился в суд с иском, в котором указал, что является обладателем исключительного права в отношении полезной модели. Ответчик использует указанную полезную модель без разрешения истца в своей производственной деятельности, изготавливая приводы для штанговых скважинных насосов типа ПШСНГ.

На основании изложенного были заявлены требования об обязании ответчика прекратить нарушение исключительного права, уничтожить установки (опоры), на которых размещен привод ПШСНГ, взыскать компенсацию за нарушение исключительного права.

Проверив доводы истца об использовании ответчиком при производстве привода ПШСНГ каждого признака независимого пункта формулы полезной модели, суд пришел к выводу об их обоснованности, установив на основании материалов дела, что такое использование подтверждено конструкторской документацией.

Ответчик с иском не согласился, предъявил встречный иск, в котором просил признать за ним право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования) на техническое решение, содержащееся в патенте на полезную модель. При этом ответчик указал, что для использования в собственной продукции им разработана сварная конструкция, которая обеспечивает соосность штока силового гидроцилиндра со штоком глубинного насоса, до даты приоритета полезной модели разработана и утверждена техническая документация, проведены опытно-промышленные испытания, получен сертификат соответствия.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении первоначального иска отказано, за ответчиком признано право преждепользования на техническое решение, содержащееся в патенте на полезную модель в определенном количестве штук в год без расширения производства. Суд апелляционной инстанции подтвердил правомерность принято судебного акта.

Как отмечено судом апелляционной инстанции, добросовестное использование обществом спорного решения в своей деятельности и, соответственно, наличие у него права преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право, то есть в данном случае на истце. Доказательств этому истцом не представлено.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2016 по делу № А40-110383/14.

Судом рассмотрено дело по иску о признании незаконным использования ответчиками полезной модели, обязании ответчиков прекратить использование указанной полезной модели без разрешения правообладателя.

Из материалов дела следует, что истцу принадлежит исключительное право на полезную модель «ТРУБОПРОВОД», патентом Российской Федерации № 136827, дата приоритета 05.04.2013, дата выдачи — 20.01.2014.

Основанием для предъявления первоначального иска послужил факт производства работ Ответчиком 2 по заказу Ответчика 1 по реконструкции Ново-Люберецкого канализационного канала в период с сентября 2013 года до момента предъявления иска, в ходе которых были использованы кольца канала из полимерного бетона, которые содержат каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте истца по патенту № 136827 формулы полезной модели. Данный вывод нашел подтверждение в заключении судебной патентно-технической экспертизы.

Ответчиком 1 заявлен встречный иск о признании права преждепользования. Встречные исковые требования мотивированы тем, что реконструкция Ново-Люберецкого канализационного канала начата задолго до даты приоритета полезной модели истца путем реализации созданного независимо от авторов полезной модели тождественного решения — технологии инженерных систем фирмы «Tauber Rohrbau» с использованием полимербетонных блоков производства указанной компании — так называемой технологии ЛокПайп, в силу чего Ответчик 1 сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование указанного тождественного решения (право преждепользования).

Ответчик 1 — АО «Мосводоканал», является единственным правопреемником МГУП «Мосводоканал».

МГУП «Мосводоканал» осуществило мероприятия по подготовке реконструкции Ново-Люберецкого канала на участке между камерами К58-К48, для чего Управлением капитального строительства гидротехнических сооружений МГУП «Мосводоканал» были получены технические условия на реконструкцию данного участка трубопровода. В технических условиях содержится требование предусмотреть разработку проектно-сметной документации на реконструкцию с применением метода «полимербетон».

В 2008 году между МГУП «Мосводоканал» и проектной организацией ООО «Институт «Каналстройпроект» заключен договор подряда на разработку проектно-сметной документации по проведению реконструкции Ново-Люберецкого канализационного канала на участке К58 — К48. Одновременно для исполнения этих проектных работ МГУП «Мосводоканал» выдало задание на проектирование в соответствии с техническими условиями.

В соответствии с Общей пояснительной запиской к рабочему проекту, разработанному ООО «Институт «Каналстройпроект» в 2008 году, «обделка коллекторного тоннеля представляет собой отдельные полимеркварцитные кольца, состоящие из трех одинаковых сегментов. Сегменты соединяются между собой канавками и выступами на клеевой основе, образуя, таким образом, статически устойчивое кольцо» (пункт 1.2 Раздела «Проектные решения», стр. 5 проекта). Длина реконструируемой трассы, как следует из информации, содержащейся на стр. 6 Общей пояснительной записки, составляет d = 2480 мм -2559,5 м, d = 200 мм-39 м, в общем — 2598,5 м.

Полезная модель по патенту № 136827 охраняется в объеме формулы, независимый пункт которой следующий «Трубопровод, образованный соединенными на стационарной позиции пластинами в форме сегментов полого цилиндра, отличающийся тем, что пластины в форме сегментов полого цилиндра выполнены из полимербетона.»

Проведенный сравнительный анализ позволил суду прийти к выводу о том, что проектная документация, разработанная по заданию Ответчика 1, предусматривает использование технического решения, тождественного полезной модели по патенту № 136827, а метод реконструкции участка К58-К48 Ново-Люберецкого канала идентичен ранее примененной технологии при реконструкции экспериментального участка данного трубопровода.

На основании изложенных фактических обстоятельств суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что Ответчик 1 осуществил необходимые приготовления, а также применил (при реконструкции экспериментального участка Ново-Люберецкого канализационного коллектора в интервале Т83 — К58) запатентованную ООО «Поликварцит» технологию задолго до даты приоритета (05.04.2013).

Право преждепользования возникает при условии, что использование началось или к нему сделаны необходимые приготовления на территории Российской Федерации до даты приоритета патента.

Суд первой инстанции указал, что добросовестное использование Ответчиком 1 «Мосводоканал» при реконструкции Ново-Люберецкого канализационного канала технического решения, идентичного запатентованному, и, соответственно, наличие у него права преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2016 в удовлетворении первоначального иска отказано, встречный иск удовлетворен. Правомерность решения подтверждена судом апелляционной инстанции.

Источник: https://zuykov.com/ru/about/articles/2019/07/30/pravo-prezhdepolzovaniya-kak-ispolzovat-patent-i-n/

ПРАВО ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ — это… Что такое ПРАВО ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ?

ПРАВО ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРАВО ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ — право на дальнейшее безвозмездное использование авторского предложения предприятием (организацией), которое до подачи заявки на выдачу патента на изобретение (до даты конвенционного приоритета) и независимо от изобретателя применило на территории данной страны тождественное изобретение другого лица (сделало к этому приготовления).

ПРАВО ПОЧВЫ
ПРАВО СЛЕДОВАНИЯ

Смотреть что такое «ПРАВО ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ» в других словарях:

Право преждепользования — право на дальнейшее безвозмездное использование авторского предложения предприятием, которое до подачи заявки на выдачу патента на изобретение (до даты конвенционного приоритета) и независимо от изобретателя применило на территории данной страны… … Финансовый словарь
Право преждепользования — (англ. right of prior use) в РФ субъективное право лица, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории РФ созданное независимо от его автора тождественное … Энциклопедия права
ПРАВО ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ — право на дальнейшее безвозмездное использование авторского предложения предприятием (организацией), которое до подачи заявки на выдачу патента на изобретение (до даты конвенционного приоритета) и независимо от изобретателя применило на территории … Юридическая энциклопедия
право преждепользования — право на дальнейшее безвозмездное использование авторского предложения предприятием (организацией), которое до подачи заявки на выдачу патента на изобретение (до даты конвенционного приоритета) и независимо от изобретателя применило на территории … Большой юридический словарь
ПРАВО ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ — право на дальнейшее безвозмездное использование авторского предложения предприятием (организацией), которое до подами заявки на выдачу патента на изобретение ( до даты конвенционного приоритета) и независимо от изобретателя применило на… … Энциклопедический словарь экономики и права
ПРАВО ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ — право на дальнейшее безвозмездное использование авторского предложения предприятием (организацией), которое до подачи заявки на выдачу патента на изобретение (до даты конвенционного приоритета) и независимо от изобретателя применило на территории … Большой экономический словарь
ПРАВО ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ — (right of prior u er) право любого физического или юридического лица (в соответствии с патентным законом РФ), которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории РФ созданное… … Внешнеэкономический толковый словарь
Право преждепользования — Предусмотренное законодательством право физического и/или юридического лица использовать объект промышленной собственности, на который выдан патент, без какого либо возмещения патентообладателю в случаях, если оно использовало созданное… … Юридический словарь по патентно-лицензионным операциям
Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец — 1. Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало… … Официальная терминология
ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВО — ПРАВО ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ … Юридическая энциклопедия

Право преждепользования — практика разрешения споров

Доказать право преждепользования – дело достаточно сложное, поэтому судебную защиту лучше поручить профессионалам.

Специфическим условием деятельности вашего представителя в суде в процессе доказывания является его осведомленность обо всей системе доказательств по данному делу, использование инструментов и навыков присущих профессиональному юристу.

Попытки защищать себя на судебном поприще могут окончиться – проигрышем дела. И хорошо, если цена вопроса при этом будет невелика.

Правообладатель и право преждепользования.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пунктам 1 и 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 данной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Патент гарантирует защиту правомочий патентообладателей от неправомерного использования принадлежащей им интеллектуальной собственности любыми другими лицами, не располагающими патентами на данные объекты и не имеющими прав использования этих объектов в силу лицензионного или франчайзингового договоров.

Однако, в некоторых случаях, у третьих лиц, не являющихся патентообладателями, возникает законное право использовать объекты интеллектуальной собственности без разрешения и вне договорных отношений с их правообладателями. Одним из оснований для возникновения обеспеченной правом возможности третьих лиц использовать не зарегистрированные на них исключительные правомочия выступает право преждепользования.

Сохранение баланса между добросовестными лицами.

Право преждепользования получило свое закрепление на международном уровне в Конвенции о защите прав на объекты промсобственности ( Парижская Конвенция, 1883 года об охране промышленной собственности).

Россия является участником рассматриваемой Конвенции.

Правомочия преждепользования основываются на использовании уникальной разработки, которое предшествовало государственной регистрации тождественного технического решения. При этом одно техническое решение должно было быть создано независимо от другого.

По мнению практикующих юристов, статья 1361 ГК РФ нацелена на установление баланса между двумя добросовестными лицами – патентообладателя и преждепользователя.

Необходимо, с одной стороны, сохранить стабильность патента, а с другой — защитить разумные ожидания и инвестиции того лица, которое изобрело тождественное решение.

Как защищаются права преждепользователя в суде?

В судебно-арбитражной практике возникает, соответственно, вопрос о содержании объема использования тождественного патенту решения?
Суды придерживаются позиции, что преждепользование допустимо в рамках тех форм предпринимательской деятельности, которые осуществлял преждепользователь до начала патентных процедур.

Если он был импортером (впоследствии запатентованного продукта), то не может стать его производителем, и наоборот. В противном случае допускается ничем не обоснованная конкуренция с патентообладателем.

Так в пункте 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015), приведен пример касающейся объема использованных прав преждепользователя.

Пример.

Право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных п. 2 ст. 1361 ГК РФ, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к обществу о прекращении использования в производственной деятельности полезной модели.

Удовлетворяя заявленное требование, суд исходил из того, что истцу выдано свидетельство на полезную модель. Ответчиком нарушены исключительные права истца на ее использование, так как при производстве своих товаров он использует каждый признак, приведенный в независимой формуле полезной модели.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, отклонил доводы ответчика о том, что до даты приоритета полезной модели ответчиком было создано независимо от истца тождественное решение и за ним сохраняется право на его дальнейшее безвозмездное использование без расширения объема.

При этом суд апелляционной инстанции указал, что ответчик встречное требование о признании права преждепользования не заявлял, следовательно, он не доказал в установленном законом порядке факт признания за ним права преждепользования в определенном объеме.

Суд кассационной инстанции отменил состоявшиеся судебные акты и направил дело на новое рассмотрение по следующим основаниям.

Согласно п. 1 ст. 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из содержания п. 2 ст. 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

Из смысла приведенной нормы следует, что преждепользование — это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

Судебными инстанциями не исследовался вопрос о праве преждепользования и объемах его использования ответчиком.

В связи с этим суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции. (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 февраля 2014 г. по делу N А33-3192/2011)

А вот расширение любым путем объема использования изобретения, полезной модели или промышленного образца влечет необходимость получения преждепользователем разрешения обладателя патента, на использование охраняемого патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца. (Постановление ФАС Московского округа от 22 июля 2011 г. N КГ-А40/7807-11-П по делу N А40-49950/08-51-489; постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 октября 2014 г. по делу N А08-2171/2012, постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2013 г. по делу N А44-6472/2012).

Добросовестное использование ответчиком спорного решения в своей деятельности и, соответственно, наличие у него права преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право.

Не редко при рассмотрении подобных дел суды исследуют вопрос о максимальной производственной мощности предприятия претендующего на право преждепользования.

Так по делу (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2013 г. по делу N А44-6472/2012), суд в своем решении указал, что при определении объема использования тождественного технического решения необходимо учитывать критерий возможности реализации этого технического решения всеми ресурсами ответчика, существовавшими на момент создания такого решения, как если бы они все использовались только для выпуска изделий на его основе.

Таким образом, при новом рассмотрении дела суду необходимо предложить сторонам решить вопрос о проведении независимой судебно-экономической экспертизы для определения объема использования технического решения, тождественного техническому решению истца, приготовления для которого были совершены фабрикой до даты приоритета, принимая во внимание все экономические критерии.

Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения.

В связи с этим суд кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как правило, по таким спорам в суде Преждепользователь оказывается в роли ответчика.

Обстоятельства, которые устанавливает суд по таким спорам:

Прежде всего, определение даты приоритета. Этой датой принято считать дату поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно, — дата поступления последнего из документов.
Объем использования. Как правило в суде, преждепользователя обвиняют в том, что он выходит за рамки того объема, в котором он использовал тождественную разработку до даты приоритета.
Отсутствие или наличие недобросовестных действий преждепользователя при создании тождественного решения. Как правило, здесь преждепользователя стремятся уличить в недобросовестности и обвинить в том, что он получил необходимые сведения о разработке нечестным путем, а не создал ее самостоятельно, независимо от автора зарегистрированного технического решения.

Нужно иметь ввиду, что доводы преждепользователя о несоответствии объекта промышленной собственности истца условиям патентоспособности не имеют значения для правильного рассмотрения дела о прекращении нарушения патента.

Споры о недействительности патента в соответствии со статьей 1398 ГК РФ в течение срока его действия, установленного пунктами 1 — 3 статьи 1363 ГК РФ, может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 — 3 статьи 1363 ГК РФ, может быть также оспорен в судебном порядке.

Следовательно, обстоятельства, призванные обосновать недействительность патента, не имеют значения для правильного рассмотрения спора о прекращении нарушения патента.

Если преждепользователю в суде удается доказать, что он действовал добросовестно при создании разработки и не выходил за рамки объема ее использования, суд, выносит решение в его пользу.

Сергей Родин

старший партнер

юридической компании

«Рыкова и Партнеры»

Ст. 1361 ГК РФ с Комментариями 2020-2021 года (новая редакция с последними изменениями)

Комментарий к Ст. 1361 ГК РФ

1. Исторически, когда еще не были изжиты аналогии с правом собственности, право преждепользования даже могло именоваться в законодательстве «правом сервитута в патенте» . С точки зрения современного законодательства, как сказано в комментируемой статье, право преждепользования — это право лица, не являющегося патентообладателем, на безвозмездное использование решения, тождественного запатентованному. Право преждепользования к интеллектуальным правам не относится, напротив, оно выступает ограничением чужого исключительного патентного права . Соответственно действия преждепользователя не являются нарушением прав патентообладателя, поскольку «право преждепользования относится к условиям, исключающим ответственность за использование объектов патентного права» . Выделение норм о преждепользовании в отдельную статью вызвано некоторыми особенностями данной конструкции в сравнении со случаями свободного использования объекта патентных прав (см. ст. 1359 ГК). Право преждепользования является не столько случаем свободного использования, сколько вариантом противопоставлений патенту. Не зря Конституционный Суд РФ поставил право преждепользования в один ряд с возможностью признания патента недействительным в качестве сдерживания беспрецедентной монополии патентообладателя «в целях обеспечения баланса интересов всех участников технического и научного творчества» . Но в отличие от случаев признания патента недействительным, которые имеют публичное значение (свободное использование решения становится свободным для всех), право преждепользования защищает только его носителя, на третьих лиц не распространяется, само по себе патента не порочит. Поэтому преждепользование, действительно, является правом — субъективным гражданским правом, принадлежащим конкретному лицу.

———————————
Канторович Я.А. Указ. соч. С. 237.

См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. С. 300 (автор комментария — А.Л. Маковский).

Пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. N 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака».

Определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2007 г. N 966-О-П.

2. Преждепользование известно только патентному праву, поскольку только в патентном праве признается, что охраняемое решение не является уникальным (неповторимым), — оно может быть разработано одновременно несколькими лицами при параллельном творчестве . Слова комментируемой статьи о тождественном решении, созданном независимо от автора запатентованного решения, указывают как раз на случай параллельного творчества, при котором защищаются интересы творца, пренебрегшего процедурой официального признания результатов своего творчества. В то же время право преждепользования не ставит под сомнение принцип государственной регистрации охраняемых решений — параллельное творчество принимается во внимание только «до даты приоритета».

———————————
См.: Сергеев А.П. Указ. соч. 2007. С. 25, 528.

Бесплатная юридическая консультация по телефонам:

В соответствии со ст. 1406 ГК РФ споры о праве преждепользования рассматриваются в судебном порядке. Преждепользователь может обратиться в суд с требованием об установлении права преждепользования. Однако подавляющее число случаев признания права преждепользования в судебном порядке связано с рассмотрением возражений против иска патентообладателя к преждепользователю о пресечении нарушения исключительного права. Но в любом случае право преждепользования возникает не по решению суда, а в силу самого факта создания и использования объекта . Право преждепользования не подлежит государственной регистрации, соответственно «не предусматривается выдача патентным ведомством пользователю публичного документа, подтверждающего наличие у него этого субъективного права» . Судебное решение выступает актом, лишь подтверждающим наличие права преждепользования в определенном объеме.

———————————
Пункт 8 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122.

Бриксов В.В. Соотношение патентного права и права преждепользования // Вестник ВАС РФ. 2005. N 7. С. 121. См. также: Сергеев А.П. Указ. соч. 2007. С. 528; Гаврилин Ю.В. Указ. соч.

3. При установлении права преждепользования в судебном процессе установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

а) использование преждепользователем решения, тождественного запатентованному решению (см. п. 3 ст. 1358 ГК). Сама тождественность решения, использованного преждепользователем, доказывается судебной экспертизой;

б) независимость создания тождественного решения. Независимость проявляется в самостоятельном характере творчества преждепользователя: это означает, что решение «не было разработано на основе описаний, чертежей, моделей лица, получившего патент на полезную модель» . Судебная практика подтверждает данное положение. Так, например, несамостоятельной была признана разработка, в которой непосредственно принимал участие автор запатентованного решения . В целом же самостоятельность преждепользователя в разработке предполагается; несамостоятельность — это факт, который доказывается патентообладателем ;

———————————
Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: Учеб. пособие. М.: Юристъ, 2004 // СПС «КонсультантПлюс».

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 7 августа 2001 г. по делу N Ф08-2449/2001.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27 июля 2006 г. по делу N А56-35601/04.

в) добросовестность использования решения. Можно смотреть на добросовестность преждепользователя как на общегражданскую категорию. Тогда следует учитывать, что, по распространенному мнению, в п. 3 ст. 10 ГК РФ закреплена презумпция добросовестности. Но в литературе высказано и такое мнение: добросовестность в нашем случае означает как раз независимость в создании решения , и, следовательно, она (добросовестность) поглощается условием независимости создания тождественного решения;

———————————
См.: Сергеев А.П. Указ. соч. 2007. С. 528; Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: Учеб. пособие.

г) использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта. Данное обстоятельство, имеющее особое значение в признании права преждепользования, доказывает преждепользователь. К моменту, в котором было зафиксировано использование, предъявляется только одно требование: «до даты приоритета», указанной в патенте. Длительность использования (один день или несколько лет) роли не играет. В судебно-арбитражной практике содержатся примеры того, как устанавливается использование тождественного патенту решения на определенную дату или промежуток времени: поставка товара, содержащего запатентованное решение ; реализация изготовленной продукции ; акт ввода в эксплуатацию оборудования по производству продукции, товарные накладные, акт сдачи-приемки оказанных услуг по изготовлению рекламных листовок на производимую продукцию . Особую роль в доказательстве существования права преждепользования играет техническая документация, по которой производилась продукция, содержащая запатентованное решение, исследованию подлежат чертежи, сертификаты соответствия и протоколы испытаний . Наличие утвержденных в установленном порядке технических условий (ТУ), технического описания (ТО) на производство продукции также рассматривается как доказательство изготовления продукции либо приготовления к ее изготовлению . В качестве подтверждения даты приготовления к использованию выступает, например, приобретение комплекса оборудования для производства продукции ;

———————————
Постановления ФАС Московского округа от 18 декабря 2004 г. по делу N КА-А40/5718-00, ФАС Северо-Западного округа от 9 октября 2001 г. по делу N А56-8882/01.

Постановление ФАС Поволжского округа от 9 сентября 1999 г. по делу N А55-2249/99-15.

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 18 февраля 2009 г. по делу N А74-595/08-Ф02-268/09.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 5 марта 2009 г. по делу N А56-10043/2005.

Постановления ФАС Уральского округа от 12 июля 2004 г. по делу N Ф09-2083/04-ГК, от 9 января 2004 г. по делу N А62-4090/01; ФАС Московского округа от 18 декабря 2004 г. по делу N КА-А40/5718-00; ФАС Северо-Западного округа от 27 июля 2006 г. по делу N А56-35601/04.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 2 октября 2008 г. по делу N А56-45085/2007.

д) объем преждепользования. Установление более ранней даты использования тождественного решения, чем дата приоритета изобретения, еще не является достаточным условием для возникновения права преждепользования , все-таки право преждепользования — это право не просто использовать тождественное решение, но использовать его в определенном объеме (без расширения объема использования, достигнутого или намеченного к использованию до даты приоритета). Соответственно ответчик при ссылке на свое право преждепользования должен указать на объем использования и представить доказательства этого объема . В материалах судебной практики указывается, что «под объемом использования понимается количество продукта, изделий, производимых с использованием запатентованного объекта или в отношении которых сделаны необходимые приготовления для их производства» . Подчеркивается, что «при определении таких объемов следует принимать во внимание не только количество фактически изготовленных до даты приоритета изделий, но и количество изделий, для выпуска которых были сделаны необходимые приготовления» . Практически установление объема производства должно выражаться формулой «изготовление (продажа, иное использование) стольких-то единиц изделия в день (или в месяц, в год и т.п.)». В литературе отмечается, что «по смыслу закона не существует максимального или минимального периода использования аналогичного запатентованного решения с точки зрения нижнего предела. Он может составлять месяц, шесть месяцев, год, два, десять лет и т.п.» . Поскольку законодатель предъявляет требования только по последней дате, на которую можно ссылаться по объему использования (день, непосредственно предшествующий дате приоритета заявки), обоснованным выглядит вывод, что «фактический или предполагаемый объем использования определяется на ту дату (период времени), которая будет выбрана преждепользователем» .

———————————
Постановления ФАС Московского округа от 21 февраля 2005 г. по делу N КГ-А40/180-05; ФАС Северо-Западного округа от 15 марта 2005 г. по делу N А56-10204/04.

Постановление ФАС Московского округа от 29 июля 2002 г. по делу N КГ-А40/4806-02.

Постановление ФАС Московского округа от 21 февраля 2005 г. по делу N КГ-А40/180-05.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27 июля 2006 г. по делу N А56-35601/04.

Бриксов В.В. Указ. соч. С. 134.

Гаврилов Э.П. Преждепользование и послепользование в патентном праве (работа подготовлена для СПС «КонсультантПлюс»).

4. В комментируемой статье определены субъекты права преждепользования. Устанавливая наличие права преждепользования, суд указывает и на тот способ, которым преждепользователь использует запатентованное решение (т.е. производит продукцию, продает ее и т.д.). Бесспорно, преждепользователем является изготовитель продукта. Судебная практика считает, что признание преждепользователем производителя продукции автоматически означает освобождение от ответственности за нарушение исключительного права и тех лиц, которые приобретали продукцию у производителя для последующей перепродажи или иного использования, «поскольку такие действия преждепользователя и третьих лиц защищаются в тех случаях, когда не нарушается объем использования» . Преждепользователем может быть признано лицо, всего лишь ввозящее запатентованную полезную модель из-за рубежа, поскольку импорт продукции, содержащей запатентованное решение, является использованием объекта патентных прав .

———————————
Бриксов В.В. Указ. соч. С. 132.

Постановление ФАС Московского округа от 21 февраля 2005 г. по делу N КГ-А40/180-05. См. также: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 9 октября 2001 г. по делу N А56-8882/01; Определение ФАС Северо-Западного округа от 14 мая 2003 г. по делу N А56-8882/01.

5. Пункт 2 комментируемой статьи посвящен передаче (точнее было бы сказать, передаче и переходу) права преждепользования. В этой части наблюдается единственное расхождение между Патентным законом РФ и частью четвертой ГК РФ. Если по ст. 12 Патентного закона РФ допускалась передача права преждепользования «только совместно с производством, на котором имело место использование», то п. 2 комментируемой статьи говорит: «…только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения…». В принципе, эта терминология для российского законодателя традиционна: в законодательстве 20-х гг. XX в. было установлено, что переуступить право преждепользования можно не иначе как вместе с предприятием . Но содержание термина «предприятие» изменилось. В соответствии со ст. 132 ГК РФ предприятие признается самостоятельным объектом недвижимости, соответственно права на него возникают в случае государственной регистрации предприятия (не совокупности недвижимых вещей, входящих в имущественный комплекс!). Таких предприятий в России почти нет. Следовательно, после 1 января 2008 г. передача права преждепользования в составе предприятия означает, что отчуждается недвижимость, а форма договора купли-продажи предприятия и требования к государственной регистрации договора определяются в соответствии со ст. 560 ГК РФ. Наличие предприятия требуется только в случае перехода права преждепользования — закон не выдвигает наличие регистрации прав на предприятие условием признания права преждепользования.

———————————
См.: Канторович Я.А. Указ. соч. С. 237.

Можно ли полагаться на «предыдущие права пользователя», чтобы снизить расходы вашей компании на патенты? | Kilpatrick Townsend & Stockton LLP

Время начинает идти, чтобы компания решила, как лучше всего защитить изобретение, как только оно будет разработано. Юристу компании следует оценить два вероятных кандидата: (1) патентная защита; и (2) защита коммерческой тайны. Защита коммерческой тайны может быть экономически эффективным вариантом по сравнению с патентной защитой, но создает риск, если другая сторона самостоятельно разрабатывает и запатентовала ту же технологию.В рамках Закона об изобретениях Америки (AIA) «предыдущие права пользователя» могут в некоторых ситуациях устанавливать право компании продолжать применять изобретение, сохраняемое в секрете, даже если другое юридическое лицо позже запатентовало изобретение [1]. Как подробно описано в данном документе, прежде чем полагаться на наличие предшествующих прав пользователя для защиты компании, юрисконсульт компании должен быть готов принять неотъемлемые риски как часть компромисса для потенциальной экономии затрат и отказа от публичного раскрытия изобретения.

Процессы, программное обеспечение или устройства, используемые внутри компании, которые невозможно отличить от конечного продукта, могут хорошо подходить для защиты коммерческой тайны.Примеры таких процессов могут включать производственные процессы, которые не обнаруживаются в произведенном продукте, или улучшения программного обеспечения на стороне сервера, которые не могут быть легко различимы конечными пользователями. В то время как патенты включают значительные первоначальные затраты, публичное раскрытие изобретения и имеют фиксированный срок защиты, коммерческие секреты, как правило, обходятся дешевле в обслуживании, по определению хранятся в секрете и потенциально могут храниться бесконечно. Более того, если компания действительно получила патент на технологию, обеспечение соблюдения патента может быть затруднено из-за неспособности компании определить, практикуют ли конкуренты изобретение внутри компании без обширных открытий.

Но что произойдет, если конкурент позже самостоятельно разработает то же изобретение и получит патент? Если изобретение компании сохранится как коммерческая тайна, его разработка, скорее всего, не будет служить в качестве известного уровня техники по сравнению с патентом конкурента. Компания потенциально могла бы оказаться первой, кто разработает изобретение, но не сможет продолжать его коммерциализацию, поскольку позже конкурент получил действующий патент на эту технологию.

Чтобы решить эту проблему и помочь защитить изобретателей и их компании, которые предпочитают хранить свои изобретения в секрете, Закон об изобретениях Америки (AIA) расширил понятие «предшествующие права пользователя», чтобы охватить широкий спектр изобретений.В новой редакции закона:

«Лицо имеет право на защиту. . . в отношении объекта, состоящего из процесса или состоящего из машины, производства или состава материала, используемого в производственном или другом коммерческом процессе, который в противном случае нарушил бы заявленное изобретение, если. . . такое лицо, действуя добросовестно, в коммерческих целях использовало объект в Соединенных Штатах. . . в связи с внутренним коммерческим использованием. . . . »

35 Ед.S.C. § 273.

На первый взгляд, статут обеспечивает защиту от нарушения патентных прав для компаний, которые разработали и используют технологию, охраняемую как коммерческую тайну. Хотя наличие такого закона может быть достаточной гарантией для адвоката компании, который выберет защиту коммерческой тайны над патентной защитой, существуют важные оговорки и подводные камни.

Первая оговорка очевидна в приведенном выше отрывке из 35 U.S.C. § 273: для того, чтобы предыдущие права пользователя были действительной защитой от нарушения патентных прав, изобретение должно использоваться в Соединенных Штатах.Таким образом, иностранным производителям не предоставляются предварительные права пользователя. Более того, если компания разрабатывает новый производственный процесс, который первоначально выполняется только на производственном объекте за пределами Соединенных Штатов, а затем используется на производственном объекте в Соединенных Штатах, время, в течение которого изобретенный производственный процесс применялся только за пределами США. Соединенные Штаты не устанавливают начальную дату предшествующего использования для целей § 273. Это предостережение особенно важно для ситуаций, когда компания перемещает производственные мощности или серверные помещения в Соединенные Штаты.Несмотря на то, что технология, возможно, использовалась в секрете в течение многих лет за границей, такое использование не установило бы предварительных прав пользователя в соответствии с § 273 в Соединенных Штатах.

Установление даты начала использования секретного изобретения в Соединенных Штатах имеет первостепенное значение для 35 U.S.C. § 273. Для использования статуи в качестве обоснованной защиты компанией, которая хранит изобретение в секрете, необходимо, чтобы «коммерческое использование имело место по крайней мере за 1 год до более ранней из — (А) даты вступления в силу заявленного изобретения; или (B) дата, когда заявленное изобретение было обнародовано.. . . » Идентификатор . Эта часть статута определяет временные окна, в течение которых другая организация, например, конкурент или непрактикующая организация, может подать заявку на выдачу патента на секретное изобретение и препятствовать использованию предыдущих прав пользователя в качестве действительной защиты от нарушения патентных прав.

В частности, для раздела (A) существует временное окно в один год после коммерческого использования секретного изобретения, в течение которого, если конкурент подает заявку на патентную защиту на ту же концепцию, изобретатель и его компания не могут использовать 35 U.S.C.273 в качестве защиты. Что касается раздела (B), заявителю предоставляется льготный период в один год для подачи заявки на патент после публичного раскрытия информации. Вывод из разделов (A) и (B) заключается в том, что существует период от одного до двух лет, в течение которого компания рискует потерять право отстаивать предыдущие права пользователя, если другое лицо подает заявку на патентную защиту на то же изобретение. Это может быть риск, на который компания не желает идти, и в этом случае патентная защита может быть лучшим вариантом.

Хотя значительная экономия затрат может быть достигнута за счет использования защиты коммерческой тайны, если другая организация никогда не получит патент на изобретение, можно ожидать, что экономия затрат испарится — а затем и некоторая — если компания будет вынуждена полагаться на предыдущие права пользователя в качестве защита от нарушения патентных прав.Компания будет нести бремя доказательства четкими и убедительными доказательствами того, что она тайно использовала изобретение в коммерческих целях в связи с внутренним коммерческим использованием до срока, установленного 35 U.S.C. 273 (2). Принимая во внимание, что нарушение патентных прав может быть заявлено через много лет после того, как компания начала секретное коммерческое использование, ведение компанией учета секретного коммерческого использования до установленного законом периода времени в значительной степени будет определять вероятность успешного отстаивания компанией предыдущих прав пользователя в качестве защиты.Со временем можно ожидать, что изобретатель, советник компании и другой персонал, вовлеченный в секретное коммерческое использование, покинут компанию, их воспоминания исчезнут, и их, возможно, будет трудно найти. Следовательно, когда начинается секретное коммерческое использование, должна создаваться надежная доказательственная запись, а не в ответ на последующее заявление о нарушении патентных прав.

Если компания решает сохранить коммерческий процесс в качестве коммерческой тайны, должна быть создана обширная доказательственная запись коммерциализации секретного процесса и самого секретного процесса.Записи могут включать заверенные под присягой заявления изобретателя и других сотрудников с подробным описанием того, когда процесс был разработан и начал секретно внедряться в США, датированные схемы производства и датированные процедуры, подтверждающие внутреннее использование секретного процесса. Создание таких записей может занять много времени и в конечном итоге не потребуется, если компания никогда не заявляет о нарушении патентных прав. Однако заявление о нарушении патентных прав в отсутствие таких доказательств может иметь катастрофические последствия для способности компании выдвигать возражения.В случае обнаружения нарушения запрет на использование запатентованного процесса может оказаться даже более серьезным, чем денежный ущерб. Если конкурирующий патент впоследствии выдает закрытие секретного процесса, может быть разумным предварительно получить мнение юриста о правах пользователя. Такое мнение может помочь поддержать предварительную защиту прав пользователей в случае возникновения судебного разбирательства.

Подчеркивая также необходимость сильной письменной записи, подтверждающей использование секретного коммерческого процесса, бремя доказывания для установления предыдущих прав пользователя в качестве действительной защиты от нарушения патентных прав является «ясным и убедительным» доказательством.Ясное и убедительное доказательство требует, чтобы доказательства были «в большей степени и существенно более правдивыми, чем ложными. . . . »[2] Обычно в гражданских судебных процессах бремя доказывания — это« преобладание доказательств ». К 35 USC. В § 273, конкретно требующем четких и убедительных доказательств, установление предшествующих прав пользователя в качестве действительной защиты от нарушения патентных прав потребует существенной доказательной записи, установленной компанией.

Закон о коммерческой тайне должен рассматриваться юрисконсультом компании как возможный способ защиты недавно разработанной идеи, которая должна быть реализована внутри компании.Коммерческие секреты имеют преимущество в экономии средств — до тех пор, пока никакая другая сторона не запатентовает то же изобретение позже. Недостатком защиты коммерческой тайны является период от одного до двух лет, в течение которого другая организация может подать заявку и получить патент на то же изобретение, которое может быть заявлено против компании, без предоставления предварительных прав пользователя в качестве защиты. Если организация действительно получит действующий патент по истечении временных окон, предписанных в 35 USC 273 (2), компания может полагаться на предыдущие права пользователя в качестве защиты от нарушения патентных прав.Но, чтобы увеличить вероятность того, что компания сможет справиться с бременем создания успешной защиты прав пользователей, компания должна заранее создать обширный отчет об использовании секретного коммерческого процесса с подробным описанием графика его внедрения в США. Состояния.

[1] Концепция предшествующих прав пользователя первоначально была принята в закон в 1999 году, но только обеспечивала защиту методов ведения бизнеса. 35 U.S.C. Статья 273.

[2] Colorado v.Нью-Мексико , 467 США 310 (1984)

Предварительная защита прав пользователей в случае нарушения патентных прав

Компании, занимающиеся крупномасштабным производством, должны сделать трудный выбор между патентованием или сохранением своих изобретений по усовершенствованию технологических процессов в качестве коммерческой тайны. Исторически сложилось так, что патентование было выбрано, когда нарушение потенциальных патентных притязаний могло быть обнаружено. В противном случае вероятной альтернативой была защита путем сохранения в качестве коммерческой тайны, чтобы избежать обучения конкурента усовершенствованному процессу без адекватного обращения взыскания.Когда было выбрано сохранение изобретения, улучшающего процесс, в качестве коммерческой тайны, но третья сторона позже запатентовала такое же усовершенствование, возникла озабоченность по поводу того, можно ли продолжить практику процесса без нарушений. Во многих странах предшествующая защита прав пользователей ограждает сторону от успешного иска о нарушении патентных прав. В таких случаях стороны, которые решили сохранить этот процесс в секрете и использовали его в качестве коммерческого процесса, могут продолжать использовать процесс в качестве защиты от обвинения в нарушении патентных прав (т. Е. Преимущественного права пользователя).

До принятия Закона об изобретениях Америки (2011 г.) в США существовала патентная система, которая первым изобрела патент, которая вознаграждала не первого заявителя в ВПТЗ США, а, скорее, того, кто первым изобрел предмет формулы изобретения. Это часто разрешалось с помощью процедуры, называемой вмешательством. Кроме того, была ограниченная защита от нарушения патентных прав в соответствии с 35 USC 102 (g) (2), согласно которой ответчик утверждал, что это была сторона, которая была предшествующим изобретателем и не отказалась, не подавила или не скрыла изобретение.С принятием Закона об изобретениях Америки, упразднением системы «первый изобретатель» и защитой 102 (g) (2) Конгресс США признал необходимость надежной защиты прав предыдущих пользователей.

Предыдущие положения о правах пользователя

Предыдущие положения о защите прав пользователей можно найти в 35 USC 273:
(a) Лицо имеет право на защиту в соответствии с разделом 282 (b) в отношении предмета , состоящего из процесс или состоящий из машины, производства или состава материала, используемого в производстве или другом процессе , который в противном случае нарушил бы заявленное изобретение, выдвигаемое против лица, если (1) такое лицо, действуя добросовестно, использовало в коммерческих целях предмет в Соединенных Штатах, либо в связи с внутренним коммерческим использованием, либо фактической продажей на коммерческой основе, либо другой коммерческой передачей на коммерческой основе полезного конечного результата такого коммерческого использования; и (2) такое коммерческое использование произошло по крайней мере за 1 год до более ранней из —
(A) даты вступления в силу заявленного изобретения; или
(B) дата, когда заявленное изобретение было раскрыто общественности способом, который подпадал под исключение из известного уровня техники в соответствии с разделом 102 (b).

Чтобы получить право на защиту, производственный процесс должен использоваться в коммерческих целях в течение года до первой подачи заявки на патент в любом месте или до раскрытия изобретателем информации в течение определенного льготного периода. Сторона, отстаивающая защиту, несет бремя доказывания при ее установлении с использованием стандарта четких и убедительных доказательств. То же самое и с защитой по недействительности. И наоборот, патентообладателю нужно только доказать нарушение с преобладанием доказательств.Кроме того, защита ограничивается местом производственного процесса. Он недоступен в тех случаях, когда последующий патент принадлежал в то время, когда изобретение было создано университетом, использующим государственные средства, которые покрывали бы подавляющее большинство патентов университетов.

В то время как многие производственные предприятия отмечали создание надежной системы защиты прав пользователей в США, она утверждалась лишь несколько раз и не использовалась в качестве защиты на всех этапах судебного разбирательства и апелляции.Стоит порассуждать о том, почему защита не использовалась более широко — возможно, многие крупные производственные процессы просто слишком зрелы, чтобы оставаться в центре внимания патентования, или, возможно, сегодня компании тратят меньше времени и усилий на улучшение производственных процессов. Кроме того, стандартом использования защиты является относительно высокое бремя четких и убедительных доказательств, на которые многие могут неохотно полагаться. Другая возможность состоит в том, что предшествующая защита прав пользователей может стать последней линией защиты, когда позиция мнения о ненарушении, недействительности или невозможности принудительного исполнения недоступна или вариант разработки или лицензии не представляет реальной альтернативы.Таким образом, доверие потенциального нарушителя к предыдущей защите прав пользователей, вероятно, будет более распространенным, чем это может показаться из публичных выступлений, поскольку обычно это делается тайно — как часть внутренних процедур соответствия производителя).

Возвращаясь к предыдущей защите прав пользователей AIA — RatnerPrestia

Возвращаясь к предыдущей защите прав пользователей AIA

Авторы: Гленн Э. Дж. Мерфи и Шейн Д. Расей

Закон Лихи-Смита об американских изобретениях (AIA) ознаменовал значительные изменения в политике США.S. патентная система, в первую очередь переход AIA от режима «первым изобрел» к режиму «первым подал заявку». Дополнением к режиму подачи первой заявки было расширение AIA существующей ранее защиты прав пользователей на нарушение патентных прав, которое в настоящее время кодифицировано в 35 U.S.C. § 273. Эта защита позволяет предыдущему коммерческому пользователю изобретения, который не подавал патентную заявку, при соблюдении определенных требований, продолжать такое использование без перерыва, несмотря на заявление третьей стороны о том, что такое использование нарушает впоследствии выданный патент, охватывающий то же самое. изобретение.До AIA предыдущая защита прав пользователей была значительно ограничена и применима только к патентам, заявляющим о бизнес-методах (например, нетехнических изобретениях), но AIA расширила сферу защиты, как правило, включив все патентоспособные объекты.

Расширение предыдущей защиты прав пользователей AIA не прошло без ограничений. Наиболее заметным из этих ограничений является § 273 (e) (5) (A), в просторечии известный как «университетское исключение». Это исключение запрещает отстаивание предшествующей защиты прав пользователей, если патент в иске был на момент создания изобретения, принадлежал или подлежал обязательству передачи либо высшему учебному заведению, либо организации по передаче технологии, связанной с таким учреждение.Сложно оценить, соответствовало ли расширенное предварительное право пользователя AIA политике, которую отстаивали его сторонники; в течение восьми лет после его вступления в силу никаких оспариваемых утверждений защиты не поступало. Тем не менее, растущая деятельность университетов по получению патентов и их правоприменению, начатая после принятия Закона Бэя-Доула 1980 года, продолжает расти после AIA, несомненно, усиливая обеспокоенность коммерческих организаций по поводу растущего числа патентов университетского происхождения, на которые не распространяется действие закона. Предварительная защита прав пользователей AIA.

Всесторонний обзор законодательной базы показывает, что первоначальные усилия по внедрению, а затем и по расширению предшествующей защиты прав пользователей обычно встречали решительную оппозицию со стороны университетов и их защитников. Несмотря на эту настойчивую пропаганду, AIA возродила законодательные усилия по продвижению ранее существовавшей защиты прав пользователей в качестве сопутствующего элемента нового режима первого обращения.

Академическое сообщество выдвигало различные доводы в пользу отказа от расширенной защиты прав пользователей.Это будет способствовать сохранению инноваций в качестве коммерческой тайны и, таким образом, противоречит фундаментальной посылке патентной системы по поощрению и поощрению раскрытия информации. Это отрицательно скажется на способности университетов передавать свои технологии, поскольку могут появиться мощные нелицензированные корпорации, которые смогут конкурировать без требований к лицензированию и уплате роялти. Независимо от этих аргументов, практический эффект исключения для университета состоит, по крайней мере, когда речь идет о предыдущих правах пользователей, в повышении уровня патентов, полученных от университетов, над патентами любого другого патентообладателя.В самом деле, в обязательном отчете USPTO Конгрессу отмечается, что Соединенные Штаты уникальны тем, что включают положение, приносящее пользу академическому сектору, и что во всем мире нет аналогичных ограничений на предшествующую защиту прав пользователей. Выборочное предоставление незначительно больших прав одной категории патентообладателей, по крайней мере, на первый взгляд, ставит под угрозу общие принципы нейтральности и универсальности, закрепленные в федеральных законах о патентах. Учитывая эти принципы нейтралитета, должно ли федеральное правительство продвигать имущественные права конкретных владельцев патентов за счет других?

В отличие от решительной оппозиции со стороны академического сообщества, аргументы против исключения для университета не были столь резкими.Сдержанная оппозиция исключению для университета предполагает, что заинтересованные стороны, возможно, не смогли полностью оценить достоинства предыдущих прав пользователей в качестве законной защиты и / или последствий, связанных с исключением для университета. Более вероятно, что ограничение возможности принудительного исполнения защиты, возможно, не было основной проблемой для участвующих противоборствующих сторон, которые утвердительно рассчитали риски и пришли к выводу, что уступка не приведет к недопустимой ответственности.

Такие расчеты могли включать определения того, что академическое сообщество было неактивным участником рынка и маловероятным конкурентом коммерческой деятельности. Затронутые стороны могут быть задействованы в сфере с высокими барьерами для выхода на рынок, или где патентная охрана может быть ненужной или иметь лишь незначительную ценность, так что вероятность возникновения последующего патента третьей стороны мала. Кроме того, эта область может быть жестко регулируемой, как в случае с фармацевтической промышленностью, так что защита коммерческой тайны не принесет практически никаких стратегических преимуществ, поскольку регулирующие органы обычно требуют подробного раскрытия информации об инновациях (например,g., в процессе утверждения FDA). Или, возможно, коммерческое использование определенных технологий настолько конфиденциально по своей природе, что риск обвинения в нарушении патентных прав является приемлемо малым.

Но исключение для университетов может фактически способствовать несправедливости и неэффективности в патентной системе. Например, он может побуждать непрактикующие организации использовать неуязвимость университетских патентов для предшествующей защиты прав пользователей; общественность ничего не выигрывает от продолжения такой сомнительной деятельности, которая в лучшем случае мало способствует, а в худшем — препятствует коммерциализации ценных инноваций в интересах потребителей.Отказ в предшествующей защите прав пользователя в случаях, связанных с патентами, полученными в университетах, может также исключить из общественного достояния плоды коммерческого использования данного изобретения предыдущим пользователем.

Подобно получателям исключений для университетов, малые предприятия и индивидуальные новаторы могут внести свой вклад в общественное достояние, но у них часто нет финансовых возможностей для полного судебного преследования патентоспособного изобретения, не говоря уже о том, чтобы использовать и без того ограниченные ресурсы для конкуренции. основные игроки отрасли.Такие ограничения еще больше усугубляются исключением для университетов, поскольку выборочное продвижение интересов университетов создает искаженную предпринимательскую среду. Стартапы и малые предприятия должны выбирать между преждевременным раскрытием потенциально ценных коммерческих видов деятельности и риском ответственности за нарушение патентных прав и потери доступа к своим правам нематериальной собственности. Представляется несправедливым обвинять предыдущего пользователя в его решении поддерживать открытие в соответствии с законом о коммерческой тайне (вместо того, чтобы добиваться патентной защиты). Конституционность наказания этого выбора путем возложения на предыдущего пользователя ответственности за нарушение может выиграть от будущего судебного надзора. .

Правильно ли, чтобы федеральные законы о патентах позволяли избранным патентообладателям таким образом получать или сохранять доминирующие позиции на рынке? Что отличает университетских ученых от участников отрасли, которые также регулярно представляют для публикации обзорные и исследовательские статьи и чьи работодатели быстрее приносят плоды своих усилий потребителям? Каково обоснование различий в подходе к организациям по передаче технологий и компаниям частного сектора, которые одинаково желают, чтобы их считали лидером в области инноваций, с целью привлечения возможностей для лицензирования? С какими конкретными обстоятельствами непропорционально сталкивается академическое сообщество в рамках патентной системы, с которыми не сталкиваются другие заинтересованные стороны, чтобы гарантировать это серьезное исключение из предшествующей защиты прав пользователей? Выполняет ли эта ограниченная защита прав пользователей конституционный мандат «содействовать прогрессу науки и полезных искусств» на благо потребителя? Пока эти вопросы остаются без ответа, это неиспользованное положение патентного статута заслуживает дальнейшего изучения и критического анализа.

Возвращаясь к предыдущей защите прав пользователей AIA

Закон Лихи-Смита «Америка об изобретениях» (AIA) ознаменовал значительные изменения в политике в патентной системе США, в первую очередь переход AIA от режима «первым изобретателем» к режиму «первым подал документы». Дополнением к режиму подачи первой заявки было расширение AIA существующей ранее защиты прав пользователей на нарушение патентных прав, которое в настоящее время кодифицировано в 35 U.S.C. Раздел 273. Эта защита позволяет предыдущему коммерческому пользователю изобретения, который не подавал заявку на патент, подчиняться определенным требованиям, продолжать такое использование без перерыва, несмотря на заявление третьей стороны о том, что такое использование нарушает впоследствии выданный патент на то же изобретение. .До AIA предыдущая защита прав пользователей была значительно ограничена и применима только к патентам, заявляющим о бизнес-методах (например, нетехнических изобретениях), но AIA расширила сферу защиты, чтобы в целом включить все патентоспособные объекты.

Расширение предыдущей защиты прав пользователей AIA не прошло без ограничений. Наиболее заметным из этих ограничений является Раздел 273 (e) (5) (A), в просторечии известный как «университетское исключение». Это исключение запрещает отстаивание предшествующей защиты прав пользователей, если патент в иске был на момент создания изобретения, принадлежал или подлежал обязательству передачи либо высшему учебному заведению, либо организации по передаче технологии, связанной с таким учреждение.Сложно оценить, соответствовало ли расширенное предварительное право пользователя AIA политике, которую отстаивали его сторонники; в течение восьми лет после его вступления в силу никаких оспариваемых утверждений защиты не поступало. Тем не менее, растущая деятельность университетов по получению патентов и их правоприменению, начатая после принятия Закона Бэя-Доула 1980 года, продолжает расти после AIA, несомненно, усиливая обеспокоенность коммерческих организаций по поводу растущего числа патентов университетского происхождения, на которые не распространяется действие закона. Предварительная защита прав пользователей AIA.

Этот контент был заархивирован. Он доступен через наших партнеров, LexisNexis® и Bloomberg Law.

Чтобы просмотреть это содержимое, перейдите на их сайты.

Почему я это вижу?

LexisNexis® и Bloomberg Law являются сторонними онлайн-дистрибьюторами широкой коллекции текущих и архивных версий юридических новостных публикаций ALM. Клиенты LexisNexis® и Bloomberg Law могут получать доступ и использовать контент ALM, включая материалы из National Law Journal, The American Lawyer, Legaltech News, New York Law Journal и Corporate Counsel, а также из других источников правовой информации.

По вопросам звоните 1-877-256-2472 или свяжитесь с нами по адресу [адрес электронной почты защищен]

«Применимость предыдущей защиты прав пользователей к импортируемым продуктам и другие соображения» Джим Кульбаски

I. Введение

С момента введения в действие Закона об изобретениях США («AIA») существует усиленная защита предшествующих прав пользователей, доступная против любого патента, выданного 16 сентября 2011 г. или после этой даты. При этом очевидно, что применяется закон о предшествующих правах пользователей. к процессам, выполняемым в U.S. и связанное с ним оборудование, работающее в США, возникает вопрос, можно ли каким-либо образом применить предыдущие права пользователя к продуктам, созданным за пределами США и импортированным в США

II. Права преимущественного пользователя

A. Закон о предыдущих правах пользователей — 35 USC § 273

Согласно 35 USC § 273 (a) AIA, предыдущая защита прав пользователей применима в действиях по нарушению патентных прав к (A) процессу или (B) физическому объекту, используемому в производстве или коммерческом процессе, который нарушит патент.В частности, 35 USC § 273 (a) (1) гласит:

(a) В целом. — Лицо имеет право на защиту в соответствии с разделом 282 (b) в отношении объекта, состоящего из процесса или состоящего из машины, производства или состава материала, используемого в производстве или другом коммерческий процесс, который в противном случае нарушил бы заявленное изобретение, заявленное против человека, если —

(1) такое лицо, действуя добросовестно, в коммерческих целях использовало объект в Соединенных Штатах либо в связи с внутренним коммерческим использованием, либо в связи с фактической продажей на коммерческой основе, либо с другой коммерческой передачей на коммерческой основе полезного конечного результата такой коммерческой деятельности. использовать; и

(2) такое коммерческое использование произошло по крайней мере за 1 год до более ранней из двух —

(A) дата вступления в силу заявленного изобретения; или

(B) дата, когда заявленное изобретение было раскрыто общественности способом, который подпадал под исключение из известного уровня техники в соответствии с разделом 102 (b)

Таким образом, предыдущая защита прав пользователя может быть заявлена для обвиняемого процесса или чего-то, что используется в процессе.Кроме того, коммерческое использование объекта должно быть в Соединенных Штатах, и это коммерческое использование должно быть связано либо с:

(1) для внутреннего коммерческого использования или

(2) фактическая продажа на расстоянии вытянутой руки или коммерческая передача

на коммерческой основе.

— полезный конечный результат коммерческого использования.

B. Можно ли использовать предыдущий статут о правах пользователей для деятельности за пределами США?

Хотя в статье 35 USC § 273 четко указано, что в США должно быть коммерческое использование.S., возникает вопрос, можно ли защитить иск о нарушении прав в отношении продукта, импортированного в США, который был произведен за пределами США, на основании предыдущего закона о правах пользователя. Предыдущий закон о правах пользователей гласит, что коммерческое использование может быть связано с внутренним коммерческим использованием или продажей или передачей полезного конечного результата коммерческого использования. Возможно ли привезти в США «конечный результат» процесса, выполняемого за пределами США, и получить тот «конечный результат», который находится в США.S. запускать предварительную защиту прав пользователей? Как поясняется ниже, до тех пор, пока процесс, используемый для производства продукта, выполнялся за пределами США, предыдущая защита прав пользователей не применима к конечному продукту, импортированному в США

Предшествующая защита прав пользователей существует для внутреннего коммерческого использования. Однако простой язык закона указывает на то, что коммерческое использование должно осуществляться в пределах США, поэтому коммерческое использование, такое как производство продукта за пределами США.S., который в конечном итоге импортируется в США, не может использоваться для активации предыдущей защиты прав пользователей. Однако на этом запрос не заканчивается, и следует проанализировать оставшуюся часть предыдущего закона о правах пользователей, чтобы определить, достаточно ли вывода результатов процесса в США для запуска предыдущей защиты прав пользователей.

Формулировка статута, возможно, неоднозначна относительно того, может ли фраза «полезный конечный результат коммерческого использования» в статуте быть прочитана, чтобы обеспечить предварительную защиту прав пользователя для продажи или передачи полезного конечного результата, который входит в U.S. Однако по причинам, изложенным ниже, защита предыдущих прав пользователя не применяется к продукту, импортированному в США

Во-первых, формулировка закона, который гласит: «либо в связи с внутренним коммерческим использованием, либо с фактической продажей на коммерческой основе, либо с другой коммерческой передачей на коммерческой основе полезного конечного результата такого коммерческого использования» проясняет среду коммерческого использования. Однако ничто в этом языке не отменяет требование «использования» (e.g., процесс или машина, выполняющая процесс) должны находиться в США

Во-вторых, если бы предыдущий закон о правах пользователей интерпретировался как защита процессов, выполняемых за пределами США, то требование закона о коммерческом использовании в Соединенных Штатах было бы бессмысленным. Продукты, произведенные с помощью процесса в США, имеют право на предварительную защиту прав пользователей на основании того, что они произведены в США.Если импортированные продукты, произведенные с помощью процесса, нарушающего права, за пределами СШАS. также может получить выгоду от предыдущей защиты прав пользователей, любой продукт, включая импортированные продукты, и продукты, произведенные в США, будут подпадать под действие предыдущей защиты прав пользователей, что делает требование закона «в Соединенных Штатах» бессмысленным.

Наконец, история законодательства ясно показывает, что одна из целей предыдущего закона о правах пользователей — помочь защитить промышленность США. Более конкретно, история законодательства гласит:

[Предыдущий закон о правах пользователя] поможет U.S. промышленности, чтобы сохранить рабочие места дома и обеспечить основу для восстановления и поддержания конкурентоспособности технологий для экономики США. 157 Конг. Рек. в S5426. (9 марта 2011 г.)

Если бы предыдущий закон о правах пользователей был истолкован как охватывающий производство продуктов за пределами США и импортированный в США, то предыдущий закон о правах пользователей не имел бы преимуществ для экономики США. Таким образом, цель закона, которая объясняется в истории законодательства, не могла быть достигнута.

Таким образом, представляется вероятным, что производство или процесс, который обвиняется в нарушении и который защищается от нарушения патентных прав на основе предыдущей защиты прав пользователей, должен происходить в Соединенных Штатах, чтобы иметь право на предшествующую защиту прав пользователей.

IV. Предыдущие права пользователя редко используются в судебных процессах

Доказательство предшествующей защиты прав пользователей требует, чтобы обвиняемый нарушитель продемонстрировал, что он / она применял все ограничения заявленных требований более чем за год до даты изобретения.В большинстве случаев это, вероятно, потребует признания того, что обвиняемый продукт или процесс нарушает заявленные требования, тем самым лишив обвиняемого нарушителя серьезной материальной защиты. Поскольку ответчик редко признает нарушение в судебном процессе в США, из этого, естественно, следует, что ответчик редко будет использовать предыдущую защиту прав пользователя, поскольку это фактически потребует признания нарушения.

Кроме того, предыдущая защита прав пользователей применяется на индивидуальной основе. Хотя ответственность за нарушение некоторых патентных притязаний может быть устранена такой защитой, иногда процессы со временем меняются, и не все патентные притязания могут быть успешными с использованием этой защиты.Следовательно, даже если защита предыдущих прав пользователя установлена для независимых утверждений или большинства утверждений, некоторые зависимые утверждения могут не иметь преимущества предыдущей защиты прав пользователя, и большинство элементов требований будет признано существующими в обвиняемый продукт.

V. Секретное использование изобретателем, предотвращающее получение изобретателем патента

В решении 1946 года по делу Metallizing Engineering [1] было объяснено, что собственное коммерческое использование патентообладателем своего процесса (даже если оно осуществляется тайно за стенами завода) считается «общественным использованием», достаточным для признания недействительным патента, поданного позже. применение.Суд написал: «Условием для права изобретателя на патент является то, что он не должен использовать свое открытие в конкурентной борьбе после того, как оно будет готово к патентованию; он должен довольствоваться либо секретностью, либо [патентом] ». Таким образом, до AIA было ясно, что патентообладатель не может получить патент, если ранее существовало секретное использование.

[1] Metalizing Engineering Co. против Kenyon Bearing & Auto Parts Co., 153 F.2d 516, 520 (2d Cir. 1946)

AIA изменило формулировку закона, и в марте 2016 года окружной суд штата Нью-Джерси рассмотрел дело Helsinn Healthcare S.A. против Dr.Reddy’s Labs., Ltd., 2017 BL 46643, DNJ, 12-2867 (MLC) (DEA), 2/14/17) обнаружил, что AIA отменил дело Metallizing Engineering и постановил, что это не препятствовать тому, чтобы поданная позднее заявка на патент стала действительным патентом на основании секретного коммерческого использования. 1 мая 2017 года Федеральный округ вынес решение по кассационной жалобе на дело районного суда, отменив решение районного суда. Федеральный округ установил, что продажа на самом деле была публичной, а не секретной. Helsinn Healthcare SA v.Teva Pharmaceuticals USA Inc., 855 F.3d 1356 (Федеральный округ, 2017 г.). Таким образом, Федеральный округ не решил вопрос о том, отменил ли AIA дело Metallized Engineering, и нет четкого и окончательного мнения от Федерального округа относительно того, является ли дело Metalized Engineering по-прежнему действующим законом.

Таким образом, вопросы о том, препятствуют ли собственные секретные продажи компании (и аналогичное секретное использование) компании более позднему получению патента, и приводит ли новый AIA 35 USC §102 к другому результату, чем предыдущий AIA 35 USC §102 все еще не решены.

Германия: BGH об объеме прав на предыдущее использование и модификациях

Bundesgerichtshof (Федеральный суд Германии, BGH) разъяснил объем и ограничения права предварительного использования производителя и поставщика компонентов запатентованного устройства (BGH, решение от 14 мая 2019 г., X ZR 95/18 — Schutzverkleidung).

В соответствии с патентным законодательством Германии патент не имеет силы в отношении стороны, которая может полагаться на предыдущее право использования, если на момент подачи заявки на патент она уже начала использовать изобретение в Германии или сделала необходимые меры для этого.Прецедентное право Германии в отношении прав на предыдущее использование традиционно носит ограничительный характер. Дальнейшее использование изобретения ограничено бизнесом предыдущего пользователя и ограничено в объеме ранее осуществленным использованием изобретения. Любые изменения не должны усугублять вмешательство в объем защиты патента. Соответственно, бремя для ответчиков в разбирательствах о нарушении патентных прав по демонстрации и доказательству предшествующего права на использование в достаточно широком масштабе является высоким с учетом нормального развития бизнеса, имевшего место с момента первоначального использования.

Своим недавним решением, подтверждающим решение Апелляционного суда Дюссельдорфа, BGH усиливает позицию стороны, которая ранее использовала изобретение, производя и поставляя компоненты для устройства в соответствии с патентом третьей стороне, а затем перешла на изготовление комплектного защищенного устройства собственными силами.

Патент в костюме касался защитного покрытия для радиосистем, состоящего из определенных компонентов, и способа изготовления защитного покрытия путем соединения компонентов.Ответчик напрямую воспользовался заявлением об устройстве и заявлением о способе в патенте, сконструировав сферический обтекатель с защитным покрытием, но успешно воспользовался — частично косвенным — правом предварительного использования. В прошлом, до даты подачи заявки на патент, ответчик уже производил компоненты и поставлял конструктор для соответствующего обтекателя сторонней строительной компании. Позже сам ответчик, а не сторонняя строительная компания, собрал компоненты для изготовления обтекателя в соответствии с запатентованным изобретением на строительной площадке.

BGH подтвердила, что ответчик как производитель обтекателя может полагаться на предыдущее право использования в отношении претензии к устройству. Если только технически и экономически целесообразно использовать компонентов, собирая их в законченное защищенное устройство, производство и доставка отдельных компонентов третьей стороне, которая в конечном итоге их собирает, представляет собой не только косвенное, но и прямое использование претензия устройства по изготовлению. Для предшествующего использования изобретения в соотв.к сек. 12 Закона о патентах Германии, суд применил тот же стандарт, что и в случае нарушения права использования в соотв. к сек. 9 Закон о патентах Германии. В результате ответчик мог полагаться на прямое право предварительного использования для изготовления запатентованного устройства в целом.

Кроме того, ответчик может также полагаться на право предшествующего использования в отношении иска о способе, который защищает соответствующую, технически и экономически только разумную сборку отдельных компонентов. Другая категория формулы изобретения, являющаяся формулой изобретения, не исключает права на предыдущее использование, если запатентованный способ не содержит каких-либо указаний, выходящих за рамки сборки компонентов до полного устройства, как защищено формулой изобретения.В противном случае ответчик не сможет экономически разумно использовать свое право предыдущего использования.

BGH также подтвердила, что модификации ранее использованного варианта осуществления могут подпадать под действие права на предыдущее использование, если они не усугубляют нарушение. Этого больше нельзя предполагать, если модификация использует дополнительное преимущество изобретения, которое не было достигнуто с помощью ранее использованного варианта осуществления. Это может иметь место, если модификация впервые использует вариант осуществления, который явно упоминается ввиду этого дополнительного преимущества в подпункте формулы изобретения или в описании патента.Если, однако, в формуле патента упоминаются две эквивалентные альтернативы функции, из которых предыдущий пользователь использовал только одну, или если модификация, раскрытая в описании патента, очевидна для специалиста в данной области, знакомого с изобретением, обычно это не оправдывает ограничения права на предыдущее использование модифицированного варианта осуществления.

Hetti Hilge, LL.M.
rospatt osten pross — Интеллектуальная собственность Rechtsanwälte

Защита прав предыдущих пользователей | Патент-О

Сегодня я буду свидетельствовать в Конгрессе на слушаниях по предварительным правам пользователей, проводимых Подкомитетом Палаты представителей по интеллектуальной собственности, конкуренции и Интернету под председательством республиканских представителей Боба Гудлатте из Вирджинии и Бена Куэйла из Аризоны вместе с конгрессменом Мелом Ваттом. в качестве высокопоставленного члена Подкомитета.Слушание проводится после недавнего отчета USPTO о правах предыдущих пользователей. Основное внимание в моих показаниях уделяется моей оценке, что предыдущие права пользователей, ограниченные Законом Лихи-Смита об американских изобретениях, вряд ли окажут какое-либо реальное или измеримое влияние на рынок патентов США, спрос на инновации или процесс патентных тяжб. Объясняю это так:

Существует множество условий, которые должны быть выполнены, прежде чем может быть применена предыдущая защита пользователя. В частности, обвиняемый нарушитель должен иметь возможность доказать, что он (или его предшественник в праве собственности, основанный на ограниченных правах на передачу) начал коммерческое использование изобретения по крайней мере за год до даты подачи заявки патентообладателем (и даже раньше, если патентообладатель публично раскрыл изобретение перед подачей заявки).В новом статуте защита применяется только в том случае, если предыдущая пользовательская версия изобретения была создана независимо и без производной от версии патентообладателя и предыдущий пользователь действовал добросовестно. В совокупности эти требования выглядят как игольное ушко, и их трудно выполнить.

Дальнейшее снижение влияния прежних прав пользователя на реальность состоит в том, что защита добавляет реальную ценность только в том случае, если заявленный патент действителен.То есть, если патент недействителен, то в предварительной защите пользователя нет необходимости. Настройка предыдущей пользовательской ситуации предлагает два вероятных сценария, которые приведут к решению о непатентоспособности. Во-первых, существование нескольких независимых создателей одного и того же изобретения имеет тенденцию предполагать, что само изобретение было очевидным и, следовательно, непатентоспособным. Это тем более верно в контексте предыдущего использования, потому что последний патент, поданный по определению, будет иметь дату приоритета, по крайней мере, на год позже, чем дата первого коммерческого использования пользователем.Используя формулировку Верховного суда в своем решении KSR: «рыночные силы», вероятно, побудили исследователей сделать следующий шаг. Кроме того, требование о том, чтобы предыдущий пользователь использовал изобретение в коммерческих целях, является индикатором, хотя и неубедительным, того, что предшествующий уровень техники может быть доступен для признания патента недействительным. И наоборот, если предыдущий пользователь успешно поддерживает секретность своего коммерческого использования в течение этого периода времени, мы остаемся с предположением, что предыдущий пользователь может продолжать работать в секрете, не будучи раскрытым и, таким образом, без обвинения в нарушении прав. .

Мой вывод о том, что предыдущие права пользователей будут иметь очень незначительное влияние на инновации и доступ, также подтверждается сравнительным анализом влияния предыдущих прав пользователей в различных странах-торговых партнерах и уже существующих в США прав предыдущих пользователей на патенты на бизнес-методы. Отчет USPTO правильно указывает на то, что эти средства защиты практически не привели к успешным утверждениям. В США предыдущие права пользователей были доступны с 1999 года для ограниченного класса патентов на бизнес-методы.За это время не было зарегистрировано ни одного случая, когда защита была бы успешной. За это время Апелляционный суд Федерального округа рассмотрел тысячи патентных апелляций почти по каждой мыслимой патентной доктрине, однако суд не рассмотрел предыдущие права пользователей. В этом не было необходимости, потому что влияние этой защиты настолько ограничено.

Две последние концепции — отсутствие гарантий и задержка с патентованием — подтолкнули меня к такому же выводу, оказавшему незначительное влияние.Во-первых, я предполагаю, что потенциальные ответчики будут уделять мало внимания предыдущим правам пользователя ex ante , поскольку защита не дает никаких реальных гарантий или каких-либо имущественных прав в течение нескольких лет после первого коммерческого использования. Как обсуждалось в предыдущих параграфах, предыдущие права пользователей вступают в игру только в условиях секретности. В то время у предыдущего пользователя нет гарантий, что он использовал изобретение в коммерческих целях более чем за год до того, как кто-то другой подал заявку на патент по тому же предмету.Стоимость поиска записей PTO делает задачу обнаружения предшествующих патентных заявок довольно сложной. Задержка с публикацией заявок и более поздняя подача заявок на основе иностранного приоритета делает эту задачу буквально невыполнимой. Кроме того, способность заявителей на патент радикально изменять формулу изобретения в процессе патентного преследования означает, что любые выявленные гарантии не могут считаться правомерными.

Заключительный момент по этой теме — основанный на задержке с патентованием — заключается в том, что большинство квалифицируемых предшествующих применений могут оказаться неактуальными и выйти из употребления к тому времени, когда ВПТЗ США выдаст покрывающий патент.Дата регистрации последних патентов США составляет более четырех лет назад. Это дает большинству прежних пользователей окно, по крайней мере, в пять лет, чтобы на законных основаниях практиковать изобретение без обращения за помощью, даже в отсутствие предшествующей защиты пользователей. Во многих областях технологии первоначальное предыдущее использование станет устаревшим к концу этого пятилетнего срока, что позволит предыдущему пользователю перейти на новую технологию без необходимости получать лицензию или разрешение от патентообладателя.

В своих показаниях я затем определяю ряд конкретных способов расширения защиты в связи с желанием Конгресса создать более надежную систему предшествующих прав пользователя. Моя любимая часть списка — это установление привилегированного права пользователя через систему регистрации. Хотя это интересно, на данный момент у меня нет реальной причины призывать к расширению такого рода.

Мое свидетельство также включает некоторые соображения об относительном влиянии предыдущих прав пользователей на организации из США и за пределами США.В таблице ниже приведены некоторые из моих мыслей.

Заинтересованная сторона	Помогите или обидите предыдущие права пользователя в США
Университеты США	Справка : изобретения университетов становятся относительно более ценными, потому что их патенты исключены из системы предварительной защиты пользователей.
Производители и технологические компании США	Help and Hurt : Патенты США, принадлежащие производителям из США, становятся менее ценными, потому что на них распространяются предыдущие права пользователя.Тем не менее, производители в США могут избежать обвинений в нарушении авторских прав на основании их собственного предыдущего использования.
Не практикующие организации в США (NPE)	Hurt : NPE Патенты США становятся менее ценными для NPE, поскольку на них распространяются предыдущие права пользователя. По определению, NPE не применяют изобретение на практике и, следовательно, не извлекают выгоду из предшествующей защиты прав пользователя.
Иностранные производители и технологические компании	Hurt : Иностранные организации Патенты США становятся менее ценными, поскольку на них распространяются предварительные права пользователя.Кроме того, иностранные организации не могут отстаивать предыдущие права пользователей на основании деятельности в их странах. Однако иностранные организации могли бы получить выгоду от предыдущих прав пользователя, если бы они ранее использовали изобретение в коммерческих целях в США. Оставить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Имя E-mail Сайт Поиск: Рубрики Доверенность Образец Образцы Образцы документов Оформление доверенности Платежи Разное Расчёт платежей Ремонт Ремонт квартир Услуги Федеральные законы Фз Юридическая помощь Юридические услуги 2019 © Все права защищены. Карта сайта Меню Поиск: Юридическая помощь Образцы документов Ремонт квартир Оформление доверенности Федеральные законы Юридические услуги

объем использования тождественного решения нужно подтвердить документально

Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Право преждепользования — как использовать патент и не нарушать права патентообладателя

ПРАВО ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ — это… Что такое ПРАВО ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ?

Смотреть что такое «ПРАВО ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ» в других словарях:

Право преждепользования — практика разрешения споров

Суд кассационной инстанции отменил состоявшиеся судебные акты и направил дело на новое рассмотрение по следующим основаниям.

Судебными инстанциями не исследовался вопрос о праве преждепользования и объемах его использования ответчиком.

В связи с этим суд кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ст. 1361 ГК РФ с Комментариями 2020-2021 года (новая редакция с последними изменениями)

Комментарий к Ст. 1361 ГК РФ

Можно ли полагаться на «предыдущие права пользователя», чтобы снизить расходы вашей компании на патенты? | Kilpatrick Townsend & Stockton LLP

Предварительная защита прав пользователей в случае нарушения патентных прав

Предыдущие положения о правах пользователя

Возвращаясь к предыдущей защите прав пользователей AIA — RatnerPrestia

Возвращаясь к предыдущей защите прав пользователей AIA

Возвращаясь к предыдущей защите прав пользователей AIA

Этот контент был заархивирован. Он доступен через наших партнеров, LexisNexis® и Bloomberg Law.

«Применимость предыдущей защиты прав пользователей к импортируемым продуктам и другие соображения» Джим Кульбаски

Германия: BGH об объеме прав на предыдущее использование и модификациях

Защита прав предыдущих пользователей | Патент-О

Оставить комментарий Отменить ответ