Нарушение прав на товарный знак: ГК РФ Статья 1515. Ответственность за незаконное использование товарного знака \ КонсультантПлюс

Товарный знак можно использовать без разрешения его владельца

Пашковская Анна

Юрист практики разрешения споров и интеллектуальной собственности K&P.Group

19 января 2023

Советы

Но только если общеупотребительное значение чужого словесного товарного знака нужно для описания вашего товара. Или если обозначение вы использовали еще до регистрации его в качестве товарного знака

Какое использование товарного знака посчитают нарушением, а какое – нет

Товарные знаки предназначены для индивидуализации товаров, а знаки обслуживания – для индивидуализации работ и услуг (ст. 1477 ГК РФ). Например, товарный знак Ferrero Rocher выделяет среди сладостей знаменитые круглые шоколадные конфеты с орехами, которые производит итальянская компания Ferrero S.p.A. Знак обслуживания «Яндекс Go» обозначает услуги по перевозке, которые предоставляет компания «Яндекс».

Использование чужого товарного знака или знака обслуживания без согласия его владельца является нарушением (п.

3 ст. 1484 ГК РФ). Например, нельзя разместить товарный знак Ferrero Rocher на упаковках других конфет или печенья.

Однако не будет считаться нарушением использование чужого товарного знака, знака обслуживания или схожего с ним обозначения:

• в описательных целях;
• в том случае, если обозначение использовалось еще до даты подачи заявки для его регистрации в качестве товарного знака или знака обслуживания.

Описательное использование товарного знака

Америка первой признала, что использование товарных знаков и знаков обслуживания в описательных целях не является нарушением¹. Это значит, что знак потребовался лишь для описания товара и его особенностей, а не для того, чтобы показать потребителю связь между товаром и производителем.

Например, существует товарный знак «Родниковая вода». Человек опубликовал в интернете статью о видах воды в природе, где упомянул родниковую воду и описал ее свойства.

Словосочетание «родниковая вода» он использовал в описательных целях, а потому права владельца товарного знака не нарушил.

В России описательное использование товарного знака и знака обслуживания законодательно не закреплено. Но в 2019 г. Верховный Суд РФ разъяснил, когда употребление слов, зарегистрированных в качестве словесного товарного знака, не является использованием товарного знака. Это те случаи, когда такие слова используются в общеупотребительном значении, а не для индивидуализации товара². То есть слова и словосочетания, которые являются товарными знаками, но при этом свободно и каждодневно употребляются в речи, могут быть использованы в описательных целях. Это не будет считаться нарушением права на товарный знак.

Пример № 1. Спор возник между индивидуальным предпринимателем, владельцем товарного знака «Оригами», и обществом «ЁбиДоёби».

Индивидуальный предприниматель указал, что общество «ЁбиДоёби» распространило в интернете рекламу, в которой использовало товарный знак «Оригами». Реклама содержала текст: «“ЁбиДоёби” покупает. Оригами». Касалась она бонусов и скидок, которые общество предоставляло при доставке суши и роллов в обмен на оригами.

Cуд по интеллектуальным правам при рассмотрении этого спора отметил, что «простое упоминание словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны чужого комбинированного товарного знака, само по себе не является использованием этого знака, особенно в ситуации, когда словесное обозначение имеет смысловую нагрузку, используется в своем прямом словарном значении и безотносительно товаров и услуг, для которых товарный знак зарегистрирован»

3.

Выработанный подход к определению описательного использования товарного знака активно применяют арбитражные суды при рассмотрении требований о защите права на товарный знак.

Пример № 2. Суды не признали нарушением размещение на сайте товарного знака «Репробанк». А все потому, что аббревиатура «репробанк» обозначает «банк репродуктивных тканей». И использовал ее ответчик, чтобы потребителям было проще воспринимать медицинскую информацию⁴.

Добросовестное использование обозначения до даты подачи заявки для его регистрации как товарного знака

Чтобы зарегистрировать в качестве товарного знака или знака обслуживания обозначение, например нарисованный дизайнером логотип, нужно подать заявку в Роспатент. Если регистрация прошла успешно, то логотип становится товарным знаком или знаком обслуживания, а заявитель – его владельцем. Когда один заявитель подал заявку раньше других, говорят о приоритете товарного знака. Приоритет устанавливается по дате подачи заявки в Роспатент (ст. 1494 ГК РФ).

Встречаются случаи, когда несколько лиц на протяжении длительного времени используют одно обозначение и при этом не регистрируют его как товарный знак. Далее один из них подает заявку для регистрации обозначения. А после новоиспеченный правообладатель обращается в суд с требованиями о прекращении незаконного использования другими лицами товарного знака и выплате ему компенсации по ст. 1515 ГК РФ.

При разрешении таких споров суды указывают, что владелец товарного знака не может запрещать использование обозначения лицу, которое добросовестно его применяло еще до даты приоритета товарного знака

5.

Пример. Суды отказали истцу в удовлетворении требований о запрете ответчику использовать товарный знак «Большая мода» и взыскании компенсации. Объяснили они это так: обозначение, включающее словосочетание «большая мода», ответчик создал и использовал добросовестно и открыто ранее даты приоритета товарного знака и даты его регистрации⁶.

Но следует помнить, что доказать добросовестное использование обозначения до его регистрации в качестве товарного знака или знака обслуживания должно лицо, к которому предъявлены исковые требования.

---

¹ Section 33 (b)(4) of the Lanham Act. URL: https://www.bitlaw.com/source/15usc/1115.html.

² Пункт 157 Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

³ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2018 г. № С01-335/2018 по делу № А33-25467/2016.

⁴ Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 3 сентября 2020 г. № 09АП-33577/2020-ГК; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2020 г. № С01-1492/2020 по делу № А40-266474/2019.

⁵ Постановление Президиума ВАС РФ от 30 сентября 2008 г. № 7288/08 по делу № А40-8298/07-67-89; Постановление Президиума ВАС РФ от 14 марта 2006 г. № 13421/05 по делу № А41-К1-5684/2004.

⁶ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 июля 2021 г. № С01-1156/2021 по делу № А73-11776/2020.

Фото: фотобанк Freepik/@pikisuperstar

Исчерпание права на товарный знак

Исчерпание исключительно права и зачем это нужно?

Действия лиц, которые могут затронуть товарный знак правообладателя, безусловно требуют на то разрешения с его стороны. Например, если вы желаете разместить товарный знак правообладателя на своей продукции, использовать его для вывески на своем магазине и т.д.

В то же время существует одно законное исключение – оно называется «исчерпание исключительных прав на товарный знак». Принцип исчерпания исключительного права на товарный знак нужен для того, чтобы обозначить, с какого момента правообладатель теряет свое право предъявлять требования в связи с нарушением его права на товарный знак. Принцип исчерпания не позволяет правообладателю товарного знака дважды реализовывать свое исключительное право в отношении одних и тех же товаров или услуг. Этот принцип по задумке законодателя призван обеспечивать свободную конкуренцию, потому как предотвращает создание искусственных препятствий для перемещения товаров и услуг.

На практике сложились три разных режима исчерпания исключительного права: международный, национальный и региональный. Чем меньше территория — тем больше возможностей завысить цены и создать ограниченное предложение оригинальной продукции.

Использование товарного знака без разрешения.

Статья 1487 Гражданского кодекса РФ гласит, что не является нарушением исключительного права на товарный знак его использование другими лицами в отношении товаров, которые уже были введены в гражданский оборот на территории России самим правообладателем или с его согласия.

Поскольку Россия еще и участник ЕАЭС, то товар может быть введен в оборот и на территории стран ЕАЭС.

Какие могут возникнуть проблемы?

На практике не всё так гладко. Зачастую правообладатель буквально преследует продажи своего же товара достаточно часто, и основания для этого могут быть различными. Например, правообладатель требовал компенсации только потому, что ответчик купил у него некое количество продукта, а сумел продать гораздо больше! Суды встали на сторону ответчика, применив принцип исчерпания исключительного права, так как «излишки» продукта были введены в оборот самим же правообладателем. Правда, ответчик купил их в другом месте, что не запрещалось.

Есть или нет исчерпание исключительного права, не всегда понятно и очевидно. Например, вполне себе ставшая классической ситуация (владельцы интернет-магазинов поймут): размещение товарного знака на вывеске магазина, в котором продаются товары. Их уже ввел в оборот правообладатель. И знак зарегистрирован для таких товаров и услуг.

Судебная практика здесь двоякая. В одних делах Суд по интеллектуальным правам указывает, что использование товарного знака на вывеске — правонарушение, поскольку не доказано, что вывеска на магазине ответчика с размещенным на ней товарным знаком, где продавались автозапчасти, принадлежит правообладателю этого товарного знака, либо размещена с его согласия. Но есть и обратная практика: использование на вывеске товарного знака не есть нарушение, поскольку исключительное право в отношении товаров, которые продавались в магазине, было исчерпано.

Фактически основным камнем преткновения в таких делах является наличие или отсутствие согласия правообладателя на введение товаров в оборот. Таким согласием может быть лицензионный, дилерский, дистрибьюторский договоры. Известно, что в некоторых случаях имело место обычное письменное одобрение правообладателя: известен случай, когда правообладатель товарного знака OREO обратился в суд, требуя взыскать компенсацию за незаконный ввоз в Россию маркированного товара. Суд в иске отказал, сослался на статью 1487 ГК РФ, так как установил, что представитель правообладателя ранее писал в таможню письмо, что он не возражает против возобновления выпуска в Россию указанных товаров.

Злоупотребление параллельным импортом.

В последнее время большую актуальность приобрела тема параллельного импорта. Сторонники такого импорта настаивают, что обладатели исключительного права злоупотребляют своим положением и фактически стали легальными монополистами на российском рынке. Противники утверждают, что запрет параллельного импорта нужен для защиты правообладателя, намекая на ввоз контрафактной продукции под «прикрытием» легального товарного знака.

Непримиримые позиции привели к необходимости подключения судов.

Так Конституционный Суд РФ указал, что ответственность для параллельного импорта и для ввоза контрафактной продукции разная (Постановление КС РФ от 13.02.2018 № 8-П). То есть, если ввезли на территорию России «настоящий» товар без согласия правообладателя товарного знака, то меры ответственности будут не такими, как если бы ввезли подделку, на которой и знак ставил не правообладатель, и согласия на то не давал. Однако тут суд сделал оговорку: если убытки от параллельного импорта сопоставимы с убытками от ввоза подделки – ответственность сопоставима.

Мы полагаем, что параллельный импорт сам по себе не может повлечь каких-то весомых негативных последствий. Пусть он и затрагивает интересы иностранных правообладателей, но помогает потребителям. Риск увеличения контрафакта видится также низким. Явные поддельные товары отличаются от оригинала и, в конце концов, имеют свою аудиторию, которая оригинал ни за что не купит из убеждений. Тем более, что правообладатель всегда может внести товарный знак в таможенный реестр, что сохранит его интересы. А помогут ему в этом, конечно же, профессионалы.

О нарушении прав на товарный знак | USPTO

Что такое нарушение прав на товарный знак?

Нарушение прав на товарный знак – это несанкционированное использование товарного знака или знака обслуживания на товарах и/или услугах или в связи с ними способом, который может вызвать путаницу , обман или ошибку в отношении источника товаров и/или услуги.

Что произойдет, если кто-то подаст на меня в суд за нарушение прав на товарный знак

Владелец товарного знака, который считает, что его товарный знак нарушается, может подать гражданский иск (т. е. иск) в суд штата или в федеральный суд за нарушение прав на товарный знак, в зависимости от обстоятельств. Однако в большинстве случаев владельцы товарных знаков предпочитают подавать иск о нарушении в федеральный суд. Даже когда истец выбирает суд штата, ответчик может «перенести» дело в федеральный суд.

Если владелец товарного знака может доказать нарушение, доступные средства правовой защиты могут включать следующее:

• судебный приказ (судебный запрет) о прекращении ответчиком использования обвиняемого знака;
• приказ, требующий уничтожения или конфискации предметов, нарушающих авторские права;
• денежная помощь, в том числе прибыль ответчика, любые убытки, понесенные истцом, и расходы на действие; и
• приказ о том, что ответчик, в некоторых случаях, оплачивает гонорары адвокатов истцов.

И наоборот, суд может вместо этого установить, что (1) вы не нарушаете права на товарный знак, (2) защита отклоняет требование(я) истца или (3) существуют другие причины, по которым владелец товарного знака не имеет права преобладать.

Как узнать, нарушаю ли я права?

Чтобы поддержать иск о нарушении прав на товарный знак в суде, истец должен доказать, что он владеет действительной маркой, что он имеет приоритет (его права на марку (марки) имеют приоритет перед ответчиком) и что марку ответчика может вызвать путаницу в умах потребителей относительно источника или спонсорства товаров или услуг, предлагаемых под товарными знаками сторон. Когда истец владеет федеральной регистрацией товарного знака в Основном реестре, существует юридическая презумпция действительности и права собственности на знак, а также исключительное право на использование знака по всей стране на товарах или услугах, перечисленных в реестре, или в связи с ними. Регистрация. Эти презумпции могут быть опровергнуты в ходе судебного разбирательства.

Как правило, суд рассматривает доказательства, касающиеся различных факторов, чтобы определить, существует ли вероятность путаницы среди потребителей. Ключевыми факторами, которые учитываются в большинстве случаев, являются степень сходства между рассматриваемыми товарными знаками и достаточно ли связаны между собой товары и/или услуги сторон, чтобы потребители могли предположить (ошибочно), что они происходят из общего источника. Другие факторы, которые суды обычно принимают во внимание, включают то, как и где товары или услуги сторон рекламируются, продаются и продаются; условия покупки; круг потенциальных покупателей товаров или услуг; есть ли какие-либо доказательства фактической путаницы, вызванной предположительно нарушающим авторские права знаком; намерение ответчика в принятии своего знака; и силу знака истца.

Конкретные факторы, учитываемые при определении вероятности путаницы, а также взвешивание этих факторов варьируются от случая к случаю. А количество и качество задействованных доказательств могут оказать существенное влияние на исход судебного процесса о нарушении прав.

В дополнение к заявлению о вероятности смешения владелец товарного знака может заявить о «размывании» товарного знака, утверждая, что он владеет известным товарным знаком, а использование вашего знака снижает силу или ценность знака владельца товарного знака, «размывая» различительную способность знака. или «запятнать» образ знака, связав его с чем-то неприятным или предосудительным, даже если нет вероятности путаницы.

Опытный поверенный по товарным знакам, принимая во внимание конкретные обстоятельства вашего дела, должен быть в состоянии предоставить вам заключение относительно обоснованности и обоснованности требований владельца товарного знака.

Вы можете использовать Электронную систему поиска товарных знаков (TESS) для поиска похожих товарных знаков в базе данных заявок и регистраций ВПТЗ США. Если вам известен серийный номер заявки или регистрационный номер для конкретного знака, вы можете использовать систему статуса товарного знака и поиска документов (TSDR) для просмотра/загрузки соответствующих записей о заявке и регистрации.

Источники

15 U.S.C. §§1114, 1116-1118

Юридический словарь Блэка (9-е изд. 2009 г.)

Маккарти о товарных знаках и недобросовестной конкуренции  (5-е изд. 2017 г., обновляется ежеквартально)​

составляют юридическую консультацию. Его не следует рассматривать как замену совета адвоката. Ссылка на какие-либо конкретные организации, адвокатов, юридические фирмы, корпорации или веб-сайты не является одобрением или рекомендацией ВПТЗ США.

Комментарии или предложения, в том числе о ресурсах, которые вы хотели бы видеть? Пожалуйста, сообщите нам об этом по электронной почте [email protected].

Нарушение прав на товарный знак | Векс | Закон США

Обзор

Закон о товарных знаках защищает исключительное право владельца товарного знака на использование товарного знака, когда использование знака другим лицом может вызвать у потребителей путаницу в отношении источника или происхождения товаров. Закон о товарных знаках является федеральным вопросом, поэтому Закон Лэнхэма является федеральным законом, регулирующим товарные знаки. Чтобы установить нарушение в соответствии с Законом Лэнхема либо о зарегистрированном товарном знаке в соответствии с 15 U.S.C. § 1114 или незарегистрированный товарный знак в соответствии с 15 U.S.C. § 1125(a), истец должен продемонстрировать, что (1) он имеет действительный и охраняемый законом знак; (2) ему принадлежит торговая марка; и (3) использование ответчиком товарного знака для идентификации товаров или услуг может привести к путанице. См. A&H Sportswear, Inc. против Victoria’s Secret Stores, Inc. , 237 F.3d 198 (3-й округ 2000 г.).

Разрушение элементов 

Чтобы удовлетворить иск о нарушении прав на товарный знак, истец должен доказать, что он имеет действительный знак, подлежащий охране; и что ответчик использовал тот же или аналогичный знак в торговле в связи с продажей или рекламой товаров или услуг без согласия истца. Истец также должен показать, что использование ответчиком товарного знака может вызвать путаницу в отношении аффилированности, связи или ассоциации ответчика с истцом, а также в отношении происхождения, спонсорства или одобрения товаров, услуг или коммерческой деятельности ответчика истцом. См. 1-800 Contacts, Inc. против WhenU.com, Inc. , 414 F.3d 400 (2-й округ 2005 г.). Таким образом, «использование», «в коммерческих целях» и «вероятность смешения» — это три отдельных элемента, необходимых для обоснования иска о нарушении прав на товарный знак.

«Использование»

«Использование» товарного знака предполагаемым нарушителем должно быть установлено в качестве порогового значения. Любое количество действий может быть «в коммерции» или может создать «вероятность путаницы». Однако без использования товарного знака такая деятельность не нарушает Закон Лэнхэма. Требование об использовании выполняет ограничивающую функцию, не позволяя владельцам товарных знаков отстаивать общее право контролировать язык. Некоторое поведение, с помощью которого продавец или производитель пытается извлечь выгоду из признания имени конкурента, не равнозначно «использованию» для целей иска о нарушении прав на товарный знак. Например, «всплывающая» реклама в Интернете или размещение конкретных товаров в розничных магазинах могут быть нежелательными для владельца товарного знака, но такое использование не будет нарушать Закон Лэнхема. См. 1-800 Contacts, Inc. против WhenU.com, Inc. , 414 F.3d 400 (2-й округ 2005 г.).

«В коммерческой деятельности»

Законодательное требование о том, что предполагаемое использование товарного знака с нарушением авторских прав должно быть «в коммерческой деятельности», для обоснования заявления о нарушении в соответствии с Законом Лэнхема вытекает из оснований закона о товарных знаках в полномочиях Конгресса регулировать торговлю между штатами. . Чтобы удовлетворить требование «в коммерции», истец должен продемонстрировать, что действия, предположительно нарушающие авторские права, оказывают существенное влияние на торговлю между штатами. К видам деятельности, отвечающим требованию «в коммерции», относятся:

1. реклама предполагаемого нарушителя более чем в одном штате;
2. внутригосударственное перемещение товаров с контрафактным знаком от производителя к продавцу;
3. отправка товара в другое государство с целью регистрации товарного знака;
4. реклама в газетах, распространяемых между штатами, на рекламных щитах возле автомагистралей между штатами или на радио- или телевизионных станциях с межгосударственным диапазоном вещания.

«Вероятность путаницы»

«Вероятность смешения» является центральной темой любого иска о нарушении прав на товарный знак. Существует вероятность путаницы, когда потребители, увидев знак, предположительно нарушающий авторские права, вероятно, предположат, что продукт или услуга, которую он представляет, связаны с источником другого продукта или услуги, идентифицированных с помощью аналогичного знака. Суды, проводящие анализ вероятности смешения, будут применять 2 различных стандарта в зависимости от того, конкурирует ли обвиняемый товар напрямую или нет напрямую с товарным знаком (см. 9).0049 A&H Sportswear, Inc. против Victoria’s Secret Stores, Inc. , 237 F.3d 198 (3-й округ 2000 г.)): 

1. Когда обвиняемый товар напрямую конкурирует с товарным знаком в предоставляемых товарах и услугах:
   1. суд первой инстанции редко будет смотреть дальше самой марки; нарушение обычно обнаруживается, если два рассматриваемых товарных знака настолько схожи, что можно ожидать путаницы у потребителей.
2. Если рассматриваемые товары совершенно не связаны с товарами и услугами, которые обеспечивали:
   1. суд, как правило, сочтет, что путаница маловероятна и, следовательно, нарушения нет  

Если рассматриваемые товары связаны между собой, но не конкурируют напрямую за продажи, анализ вероятности путаницы становится более сложным. Тест Лаппа представляет собой неисчерпывающий список факторов, которые необходимо учитывать при определении вероятности смешения оценок. Факторы, относящиеся к определению вероятности путаницы, включают (см. Interpace Corp. против Lapp, Inc. , 721 F.2d 460 (3d Cir. 1983):

1. сила товарного знака владельца товарного знака;
2. степень сходства между знаком владельца товарного знака и знаком, предположительно нарушающим авторские права;
3. свидетельство фактического замешательства потребителей;
4. используемые маркетинговые каналы;
5. вид товара и степень осторожности, которую может проявить покупатель;
6. намерение предполагаемого нарушителя при выборе знака;
7. других фактов, свидетельствующих о том, что потребители, вероятно, ожидают, что владелец товарного знака будет производить продукт на рынке предполагаемого нарушителя или, вероятно, выйдет на этот рынок.

Средства защиты

Законодательство о товарных знаках является справедливым и использует традиционные средства защиты по праву справедливости с добавленным элементом презумпции в пользу владельца регистрации товарных знаков, зарегистрированных в соответствии с Законом Лэнхэма. В дополнение к справедливым доктринам laches, estoppel и нечистых рук, предполагаемый нарушитель может выдвинуть аргументы в защиту добросовестного использования и побочного использования. Добросовестное использование допускает комментарии или критику, которые случайно связаны с использованием товарного знака, при условии, что такое использование осуществляется в целях, отличных от тех, которые обычно используются для товарного знака. Когда сторона использует товарный знак в качестве компонента более сложного продукта, дополнительное использование позволяет стороне идентифицировать этот компонент по его товарному знаку.

Средства правовой защиты

Средства правовой защиты от нарушений в соответствии с Законом Лэнхема предусмотрены законом и включают: судебный запрет; учет прибыли; убытки, включая возможность тройного ущерба, когда это уместно; гонорары адвоката в «исключительных случаях»; и расходы. См. 15 U.S. § 1117. Эти средства правовой защиты являются кумулятивными, а это означает, что выигравший дело истец может взыскать прибыль ответчика в дополнение к любым убыткам или другим присужденным средствам правовой защиты.

Статья 9 о защите от унижения достоинства0013

15 Свод законов США, § 1052(a), также известный как оговорка о недопустимости унижения достоинства Закона Лэнхема, запрещает торговую марку юридического лица. В пункте говорится, что физическое лицо не может использовать товарный знак для чего-либо, что «[c]состоит из аморального, вводящего в заблуждение или скандального материала или включает в себя материал, который может унижать или ложно указывать на связь с людьми, живыми или умершими, учреждениями, убеждениями или национальными символов, или вызвать к ним презрение или дурную славу».

Этот пункт был оспорен в деле Матал против Тама (2017 г.). В Matal , Верховный суд единогласно постановил, что пункт о недопустимости унижения достоинства нарушает пункт о свободе слова Первой поправки. Суд установил, что это положение представляет собой недопустимую дискриминацию по точкам зрения. В результате этого постановления некоторые вещи, которые ранее были запрещены к регистрации товарными знаками (поскольку они нарушали пункт о недопустимости унижения достоинства), теперь могут быть зарегистрированы как товарные знаки.

Возмещение гонорара адвоката

15 § 1117 Кодекса США – это закон, в котором обсуждается взыскание за нарушение прав на товарный знак. В соответствии с § 1117(a) Кодекса США 15 закон касается возмещения расходов на адвокатов. Статут гласит: «В исключительных случаях суд может присудить разумные гонорары адвокатов выигравшей стороне».

В Octane Fitness, LLC против ICON Health & Fitness, Inc., 134 S. Ct. 1749 (2014) Верховный суд внес ясность в то, что такое «исключительный случай». Суд Octane определил «исключительное дело» как случай, который выделяется одним из двух факторов:

1. сила позиции стороны в судебном процессе.
   1. для этого пункта суды должны рассматривать факты дела и закон, который регулирует вопрос
2. необоснованный способ рассмотрения дела
   1. Чтобы определить, является ли дело «исключительным», суды низшей инстанции должны рассматривать совокупность обстоятельств в каждом конкретном случае 

Правило

Octane  и разъяснения судов низшей инстанции

Octane  специально касались возмещения ущерба за нарушение патентных прав в соответствии с Законом о патентах, 35 Кодекса США, глава 29, раздел 285. Однако и в Законе о патентах, и в Законе Лэнхэма используются одинаковые формулировки. для определения того, уместно ли присуждать гонорары адвокатам выигравшей стороне в деле о нарушении патента / товарного знака («Суд в исключительных случаях может присудить разумные гонорары адвокатов выигравшей стороне»). Кроме того, нижестоящие суды использовали Правило Octane  при возникновении проблем с нарушением прав на товарный знак.

В деле Georgia-Pacific Consumer Products v. Von Drehle , 781 F. 3d 710 (4-й округ 2015 г.) суд признал идентичные формулировки достаточным основанием для применения правила Octane даже в дело о нарушении прав на товарный знак: «Конечно, Суд по фитнесу Octane не интерпретировал положение о гонорарах адвокатов в § 1117 (a). Но формулировка § 1117 (a) и § 285 идентична, и мы заключаем, что нет причин не применять стандарт Octane Fitness при рассмотрении вопроса о присуждении гонораров адвокатам в соответствии с § 1117(a)». Затем суд постановил, что «районный суд может признать дело «исключительным» и, следовательно, присудить гонорары адвокатов выигравшей стороне в соответствии с § 1117 (а), когда он определит, в свете совокупности обстоятельств, что

1. имеет место необычное несоответствие по существу позиций сторон, основанное на позиции непреобладающей стороны как легкомысленной или объективно необоснованной
2. не выигравшая сторона возбудила дело необоснованно, или
3. в противном случае в особых обстоятельствах необходимо выдвинуть соображения о компенсации и устрашении».

В Perfect 10, Inc. против Giganews, Inc. , № 15-55500 (9й Цирк. 2017), суд также решил применить правило Octane к делу о нарушении прав на товарный знак.

После подачи апелляции в Апелляционный суд США по федеральному округу, суд вынес решение по делу Romag Fasteners v. Fossil (2017 г.) Закон должен иметь тот же стандарт возмещения гонораров адвоката, что и Закон о патентах».

Однако не все окружные суды решили продлить Правило Octane для случаев нарушения прав на товарный знак. В деле Romag Fasteners, Inc. против Fossil, Inc. , C.A. № 3:10cv1827 (JBA) (D. Conn. 14 августа 2014 г.) суд первой инстанции постановил, что «Верховный суд интерпретировал только Закон о патентах, а не Закон Лэнхема в Octane Fitness ». Таким образом, этот суд отказался применять правило Octane к делам о нарушении прав на товарный знак. Хотя Второй округ еще не рассматривал апелляцию по этому делу, дело было обжаловано в Апелляционном суде Соединенных Штатов по Федеральному округу, который постановил, что «Второй округ постановил, что в свете Октейна Закон Лэнхема должен имеют тот же стандарт возмещения гонораров адвоката, что и Закон о патентах».