Как правильно уточнить исковые требования
При обращении в суд первой инстанции истцу не всегда удается однозначно сформулировать предмет иска или спрогнозировать способ реальной защиты своего права. В то же время истец может уточнить или изменить заявленные исковые требования.
Такое право стороне дела предоставлено ст. 55 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК) и регламентировано в ст. 63 ХПК.
Истец может, опираясь на ст. 55, 63 и 180 ХПК, уточнять исковые требования путем подачи заявления и ходатайства по существу требований. Уточнение требований допускается в любое время. Истец не обязан дополнительно пояснять в суде мотивы своего желания на подачу такого заявления.
Суд не примет уточнение исковых требований, если усмотрит в них одновременное изменение предмета и основания иска.
Обратите внимание!
Не влекут изменение основания иска, например, приведение в ходе рассмотрения дела дополнительных доводов в обоснование заявленных требований; изменение истцом правового обоснования своих требований.
Не влекут изменение предмета иска, например, замена ненадлежащего ответчика, если неизменным остается заявленное истцом материально-правовое требование; уменьшение, увеличение размера исковых требований (п. 19 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 27.05.2011 № 6 «О некоторых вопросах рассмотрения дел в хозяйственном суде первой инстанции»).
Подавайте ходатайство об уточнении исковых требований в письменной форме. Ниже мы приводим образец такого документа:
Заявление
об уточнении исковых требований
В связи с изменившимися обстоятельствами _________ (указать причины, по которым истец хочет уточнить исковые требования)
, заявленные мною исковые требования подлежат уточнению. А именно _________ (указать, что конкретно в исковом заявлении подлежит уточнению: какие обстоятельства или требования подлежат, какие требования истец будет поддерживать после уточнений).
На основании изложенного, руководствуясь статьей 63 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь,
просим:
Принять уточнение исковых требований: _________
Приложения:
1. Копия заявления об уточнении исковых требований.
2. Перечень иных прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле).
Дата
Подпись ________________
Анна Шинкевич, юрист
Изменение иска
В статье расскажем, как их определять, а также научим правильно изменять в ходе судебного разбирательства, когда это необходимо.
Важно не путать эти понятия и не допускать одновременного изменения предмета и основания иска.
Суд: (название суда и адрес, телефон)
Истец: (ФИО, адрес, телефон, e-mail)
Ответчик:(ФИО, адрес, телефон, e-mail)
ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении предмета искового заявления
В производстве ________________ (наименование суда) находится гражданское дело № _________ по иску __________(ФИО истца) к _______(ФИО ответчика) о _________ (указать, о чем иск).
При рассмотрении дела установлены обстоятельства, в силу которых ранее заявленные требования не смогут надлежащим образом восстановить нарушенное ответчиком право, а именно: _________________ (указать причины изменения предмета иска).
В соответствии со ст. 35, 39 Гражданского процессуального кодекса РФ, истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 39 Гражданского процессуального кодекса РФ,
ПРОШУ:
Изменить предмет иска, исключив из него требование о ____________ (первоначальное требование), заменить его на следующие: изложив требования истца следующим образом: _________.
Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле):
Уведомление о направлении (вручении) копии заявления ответчику и третьим лицам (можно вручить до начала судебного заседания).
Дата подачи заявления «___»_________ ____ г. Подпись _______
Истец _____________________
Что представляют из себя предмет и основание иска
Фактические основания – это обстоятельства, факты, которые истец приводит в подтверждение своих требований. Причем это не конкретные доказательства (например, договор), а совокупность обстоятельств.
Образец заявления об изменении предмета иска
Предмет иска — это материально-правовое требование истца к ответчику. Обычно это резолютивная часть иска, в которой истец просит у суда что-то сделать, что-то конкретное. Например: взыскать долг, признать правос собственности, признать сделку недействительной и т.д.
Основание иска — это фактические обстоятельства, нормы права и аргументы истца, на которых основан предмент иска, то есть требования истца.
Основание иска состоит из фактов, на которые мы ссылаемся в иске. При изменении обстоятельств нам понадобятся иные средства доказывания в обоснование нашей правоты. Изменение обстоятельств в совокупности с доказательственной базой и есть изменение основания иска.
Правовые основания – ссылки истца на конкретные нормы права, которые регулируют отношения сторон и устанавливают определенную модель поведения. Так, при взыскании долга по поставке к правовому основанию иска будут относиться ссылки на ст. 506 ГК РФ (договор поставки), ст. 486 ГК РФ (оплата товара), ст. 516 ГК РФ (расчеты за поставляемые товары) и т.д.
В зависимости от сложности иска в его обосновании могут фигурировать и правоприменительная практика, и логические аргументы, и доктринальные источники. Последние – это научные труды ученых-юристов и практиков, позволяющие лучше понять содержание той или иной нормы права.
В арбитражном процессе указание правовых оснований в иске обязательно (п.
4 и 5 ч. 2 ст. 125 АПК РФ). А вот в суде общей юрисдикции (иски граждан или иски к гражданам) этого не требуется. В п. 5 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ сказано, что истец в исковом заявлении указывает только фактические обстоятельства, на которых он основывает свои требования. Не требуется ссылаться на нормы права и при подаче административного искового заявления (п. 5 ч. 2 ст. 125 КАС РФ).
Во-первых, это необходимо для того, чтобы установить сходства и различия разных исков. Юристы говорят – для установления признаков тождественности исков. В конечном итоге выявление тождественности нужно для того, чтобы не допустить рассмотрение одного и того же иска одновременно разными судьями (в разных судах или даже в одном суде).
Зачем выделять предмет и основание иска?
Во-вторых, это необходимо, чтобы предотвратить подачу под видом одного иска нескольких исков. Если истец одновременно изменит и предмет и основание, а суд примет это, то он, по сути, подал новый иск.
Он при этом не заплатил пошлину за его рассмотрение.
«Уничтожил» все аргументы и доказательства, уже прозвучавшие в процессе по поводу его старого иска, «уничтожил» время, потраченное на это.
В-третьих, процессуальное законодательство формально не допускает одновременного изменения и предмета поданного иска и его основания. А чтобы так не получилось в процессе, нужно разобраться, что есть в конкретном иске предмет, а что – основание. Об этом мы еще будем говорить ниже.
Ну и, наконец, в-четвертых, если вы захотите убедить суд в правильности своей позиции по делу путем ссылок на аналогичные рассмотренные вышестоящим судом (или другими судами) споры, то нелишним будет удостовериться в том, что выбранные примеры из судебной практики похожи на ваше дело по предмету и основанию.
Тождество исков
При решении вопроса о принятии иска к производству суду нужно проверить: не рассматривается ли аналогичное дело в другом суде или, может, по данному спору уже вынесено решение. Если будет установлено тождество исков, то это является основанием для отказа в принятии искового заявления, прекращения производства по делу либо оставления заявления без рассмотрения.
Любопытное дело о тождестве исков дошло до Верховного Суда РФ.
Две компании (продавец – ООО, покупатель – ЗАО) заключили договор купли-продажи оборудования. Через некоторое время покупатель перепродал его третьему лицу.
Позже выяснилось, что у первичного продавца (ООО) был корпоративный конфликт и договор купли-продажи подписало неуполномоченное лицо.
Данные обстоятельства положили начало длинной череде судебных дел по возврату имущества, взысканию переданных по договору денежных средств.
По иску ООО первичную сделку купли-продажи признали недействительной. Следующим этапом суд удовлетворил ее требования о признании недействительным договора между покупателем и третьим лицом. ООО своей цели добилось: вернуло имущество и титул собственника.
Теперь настал черед ЗАО выйти на поле битвы и развернуть кампанию по возврату уплаченных по договору средств. ЗАО несколько раз обращалось с иском к ООО. Сначала несостоявшийся покупатель заявлял требование о применении последствий недействительной сделки и по возврату суммы, уплаченной по договору.
Затем – взыскание суммы неосновательного обогащения.
Суды прекращали производство по делу со ссылкой на то обстоятельство, что имелось вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же лицами, по тому же предмету и основанию.
По мнению судов, во всех исках предметом выступало требование о взыскании денежных средств, а основанием иска являлись этот договор купли-продажи и платежное поручение, подтверждающее уплату денежных средств.
Верховный Суд РФ в определении от 16.09.2014 по делу № 310-ЭС14-79, А09-9146/2013 не согласился с подходом судов нижестоящих инстанций. Он отметил, что суды неверно определили основание иска.
Во втором случае основанием иска стало судебное решение о признании права собственности, как следствие – возврат в свою собственность отчужденного объекта недвижимости, регистрация права собственности на него.
Иски о применении последствий недействительности сделки и иск о взыскании неосновательного обогащения не тождественны друг другу, соответственно, прекращать производство в данном случае неправомерно.
Данное дело является иллюстрацией того, как важно уметь правильно определять предмет и основание иска, устанавливать их тождество. Ошибка в квалификации могла привести к невозможности в принудительном порядке вернуть денежные средства за покупку оборудования.
Заявление об изменении предмета иска
Когда истец решил изменить способ защиты права, он может подать в суд заявление об изменении предмета иска. Конечно, такой способ подходит только тогда, когда закон допускает несколько вариантов защиты нарушенного права.
Например, по искам о защите прав потребителя истец решил требовать не безвозмездного устранения недостатков, а уменьшения цены товара. Или требуя применения последствий недействительности сделки выяснилось, что имущество уже отсутствует у второй сделки — пропало, погибло и т.п.
Вместо того, чтобы подавать новый иск, достаточно написать в суд заявление об изменении предмета иска.
И помните основное правило — менять одновременно и предмет, и основание (фактические обстоятельства) иска закон запрещает.
Изменить предмет иска можно до вынесения решения суда, далее — невозможно.
Госпошлиной заявление об изменении предмета иска не облагается. Истец в судебном заседании заявляет ходатайство об изменении предмета иска и просит приобщить соответствующие заявление.
Копию документа можно предварительно направить участникам дела по почте или вручить перед судебным заседанием.
Изменение исковых требований — предмета и основания иска в суде
В судопроизводстве распространены случаи, когда истцу не удаётся с первого раза грамотно изложить собственные претензии и пожелания в иске. В таких ситуациях допускается изменение иска согласно действующему законодательству.
Основные положения об изменении исковых требований и подаче заявления закрепляются: в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации, АПК РФ, КАС РФ.
Когда допускается изменение иска
В России допускается изменение представленных изначально требований по различным делам, в том числе в системе судов общей юрисдикции.
Положения по подаче ходатайства об изменении исковых требований закрепляются в соответствующих нормативно-правовых актах:
в арбитражном процессе – ст. 49 АПК РФ;
в гражданском – ст.39 ГПК РФ;
в административном – ст. 46 КАС РФ.
Согласно действующему российскому законодательству, истец вправе изменить только основание или предмет иска, также увеличить или уменьшить сумму компенсации, суть исковых требований в целом. При этом скорректировать несколько пунктов одновременно невозможно. Если необходимо изменить и предмет, и основание, то подаётся новый иск.
Ответчик и истец могут прийти к мирному соглашению. Отказ от исковых требований допускается на любой стадии судопроизводства, внесение корректировок в иск в гражданском процессе – до принятия судебного акта.
В обоих случаях положения не должны противоречить закону, нарушать права и законные интересы граждан. В противном случае судья не примет корректировки.
Изменения в процессе разбирательства предмета и основания иска применяются, в частности, при раскрытии ранее неизвестных фактов истцу или допущения ошибок при подготовке к делу.
Несмотря на существующее право, следует изначально ответственно подойти к составлению заявления.
Изменение предмета или основания иска
Как при подаче обращения об открытии дела в суде, также при заявлении об изменении предмета или основания иска перед истцом стоит задача рассмотреть возникший конфликт. Прежде всего, следует разобраться в понятиях:
Предмет иска – законное право участника (истца), которое защищается в процессе. То есть о чём иск.
Основание – определённые обстоятельства, которые повлекли нарушение прав. То, чем вы руководствуетесь при подаче иска (доказательства, обстоятельства, нормы права).
Вносить корректировки в исковые требования вправе только истец, корректировки со стороны судьи или ответчика недопустимы. Чтобы гражданину пересмотреть ранее поданное заявление, необходимо проанализировать предшествующие обстоятельства, сложить имеющиеся факторы и выявить недостатки.
Подавать заявление в процессе разбирательства в суде об изменении основания иска необходимо в том случае, если пересматриваются фактические обстоятельства, которые обуславливают претензии заявителя.
Предмета – если изменяются материально-правовые требования.
Увеличение и уменьшение исковых требований
Ходатайство в суде сопровождается не только указанием оснований обращений, также запросом на компенсацию нарушенных прав гражданина. Истец самостоятельно указывает сумму, однако во время дела может подать заявление об уменьшении или увеличение исковых требований.
В большинстве случаев снижение заявленных требований происходит при частичной компенсации ответчиком суммы до принятия решения в суде. Увеличение – при перерасчёте неустоек или пеней на текущий момент рассмотрения дела.
Сумма может также уменьшиться при частичном или полном отказе от положений иска. Например, если при рассмотрении дела выясняется, что компенсация морального вреда в конкретном случае невозможна.
При уменьшении суммы истец может претендовать на возврат госпошлины, внесённой сверх установленной. При увеличении – обязательный платёж полностью перекладывается на заявителя.
Заявление (ходатайство) об уточнении требований
Образец ходатайства об уточнении исковых требований по гражданскому делу, с учетом последних изменений действующего законодательства. Исковые требования излагаются заявителем письменно в исковом заявлении. Исковое заявление состоит из вводной части, описательной, заявленных требований, перечня приложений к иску. Случается, что требования истцом заявлены неточно, упущены важные моменты, требуется изменить основания, на которых основаны требования, или по-другому заявить свои исковые требования, увеличить или уменьшить размер иска. То есть подать соответствующее ходатайство.
Если возможно точно определиться с предполагаемыми изменениями иска, рекомендуем воспользоваться следующими образцами заявлений:
- Заявление об изменении оснований иска
- Заявление об изменении предмета иска
- Заявление об увеличении размера исковых требований
- Заявление об уменьшении размера исковых требований
Если сущность изменений непонятна или не может быть четко сформулирована, можно составить общее заявление об уточнении исковых требований.
При этом суд в ходе принятия такого уточнения определит, что фактически было изменено в иске, о чем будет указано в определении суда.
Заявление об уточнении исковых требований составляется в произвольной форме, однако рекомендуется соблюдать правила оформления искового заявления в суд, что позволит более грамотно и точно донести до суда свою позицию по делу.
В _________________________
(наименование суда)
От ________________________
(ФИО полностью, адрес)
по гражданскому делу
№ _______ по иску ___________
(ФИО истца)
к ____________
(ФИО ответчика)
ЗАЯВЛЕНИЕ
об уточнении исковых требований
В связи с изменившимися обстоятельствами _________ (указать причины, по которым истец хочет изменить исковые требования), заявленные мною исковые требования подлежат уточнению. А именно _________ (указать, что конкретно в исковом заявлении подлежит изменению, какие обстоятельства или требования подлежат замене, какие требования истец будет поддерживать после уточнений).
На основании изложенного, руководствуясь статьей 39 Гражданского процессуального кодекса РФ,
Прошу:
- Принять уточнение исковых требований: _________ (привести перечень новых требований).
Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле):
- Копия заявления об уточнении исковых требований
Дата подачи заявления «___»_________ ____ г. Подпись _______
Скачать образец:
37 CFR § 42.121 — Изменение патента. | CFR | Закон США
§ 42.121 Поправка к патенту.
(а) Предложение о внесении поправок. Владелец патента может подать одно ходатайство об изменении патента, но только после согласования с Советом.
(1) Срок выполнения. Если срок не указан в приказе Совета, предложение о внесении поправки должно быть подано не позднее подачи ответа патентообладателя.
(2) Объем. В удовлетворении ходатайства о внесении изменений может быть отказано, если:
(i) Поправка не отвечает основанию непатентоспособности, связанному с судебным разбирательством; или
(ii) Поправка направлена на расширение объема формулы изобретения или введение нового предмета.
(3) Разумное количество замещающих требований. Ходатайство о внесении поправок может отменить оспариваемое требование или предложить разумное количество замещающих требований. Презумпция состоит в том, что для замены каждого оспариваемого требования потребуется только одно замещающее требование, и оно может быть опровергнуто путем демонстрации необходимости.
(б) Содержание. Ходатайство об изменении требований должно включать список требований, который может содержаться в приложении к ходатайству, четко отображать изменения и указывать:
(1) Поддержка в первоначальном раскрытии патента для каждой добавленной или измененной формулы изобретения; а также
(2) Подтверждение ранее поданного раскрытия для каждого пункта формулы изобретения, для которого испрашивается преимущество даты подачи ранее поданного раскрытия.
(c) Дополнительное предложение о внесении поправки. В дополнение к требованиям, изложенным в параграфах (a) и (b) настоящего раздела, любое дополнительное предложение о внесении поправок не может быть подано без разрешения Правления. Дополнительное ходатайство о внесении поправки может быть санкционировано при наличии уважительной причины или при наличии совместного запроса заявителя и патентообладателя о существенном содействии урегулированию. При определении того, санкционировать ли такое дополнительное предложение о внесении поправки, Правление рассмотрит вопрос о том, представил ли заявитель дополнительную информацию после периода времени, установленного для подачи предложения о внесении поправки в пункте (а)(1) настоящего раздела.
(d) Бремя убеждения. По предложению о внесении изменений:
(1) Владелец патента несет бремя убеждения, чтобы доказать с помощью преобладания доказательств, что ходатайство о внесении поправки соответствует требованиям параграфов (1) и (3) 35 U.
S.C. 316(d), а также параграфы (a)(2), (a)(3), (b)(1) и (b)(2) данного раздела;
(2) Заявитель несет бремя убеждения, чтобы показать, с помощью преобладания доказательств, что любые предложенные заменяющие пункты непатентоспособны; а также
(3) Независимо от параграфов (d)(1) и (2) настоящего раздела, Правление может в интересах справедливости по своему усмотрению удовлетворить или отклонить ходатайство о внесении поправки только по причинам, подкрепляемым легко идентифицируемыми и убедительные доказательства записи.При этом Совет может регистрировать только легко идентифицируемые и убедительные доказательства в соответствующем разбирательстве в Управлении или доказательства, которые окружной суд может принять к сведению в судебном порядке. Если Правление использует свое усмотрение в соответствии с настоящим параграфом, стороны будут иметь возможность ответить.
Предложение о внесении поправки доступно только для оспариваемых требований
Робби Бритц и Дэйв Майорана
В деле Apple против Uniloc 2017 LLC , [1] патентовладелец внес поправку в претензии в зависимости от признания Советом непатентоспособности.
Условная поправка отменила первоначальные требования и заменила их новым набором требований. Первоначальные пункты формулы были пронумерованы с 1 по 33. Предложенные замещающие пункты формулы были пронумерованы с 34 по 65. Заменяющие пункты формулы отражали первоначальные пункты формулы, которые включали два независимых пункта и 31 зависимый пункт. Владелец патента добавил два существенных ограничения к каждому независимому пункту формулы изобретения. Остальные условные предложенные поправки носили чисто процедурный характер, чтобы скорректировать зависимость первоначальных зависимых пунктов формулы от нового набора пунктов формулы изобретения.Интересно, что патентовладелец предложил изменить зависимые пункты 11, 12 и 27, которые не оспаривались в петиции.
Что касается требований, которые были оспорены в петиции, Правление установило, что все четыре требования для ходатайства о внесении поправок были соблюдены, и удовлетворило это ходатайство. В частности, Совет установил: (1) требования соответствовали основанию обоснованности; (2) формула изобретения не расширяла объем притязаний и не добавляла новых сведений; (3) отношение «один к одному» для замещающих требований к оспариваемым требованиям было разумной заменой; и (4) поддержка двух поправок к независимым пунктам формулы изобретения была подтверждена в первоначальном раскрытии.
Совет пришел к выводу, что заявитель не смог доказать, что замещающие пункты формулы не являются патентоспособными, и удовлетворил ходатайство о внесении поправок в отношении этого набора пунктов формулы изобретения.
Но Правление отклонило ходатайство владельца патента об изменении неоспоримой формулы изобретения. Совет постановил, что «раздел 316(d) не позволяет патентовладельцу отменять или предлагать замену неоспоримым пунктам формулы». Таким образом, первоначальные пункты формулы 11, 12 и 27 все еще существуют — они никогда не были аннулированы, — но зависят от уже аннулированных независимых пунктов формулы изобретения.Точный статус этих требований неясен. PTAB может потребовать, чтобы стороны договорились о переписывании этих пунктов формулы в независимой форме для представления в свидетельстве о правах интеллектуальной собственности, как это делается в других случаях, когда потерянные зависимые требования остаются в силе в ходе судебного разбирательства (, см. , , например, , IPR2017-01051, документ 49).
.
Еда на вынос
Раздел 316(d) требует, чтобы претензия была оспорена, прежде чем она может быть изменена в ПИС. Если будущие комиссии будут строго применять это требование к процедурным поправкам, сценарий, представленный в этом случае, может повториться.Мы будем продолжать следить за этим случаем для будущих событий.
[1] Apple Inc. против Uniloc 2017 LLC , IPR 2018-01092 (PTAB, 13 декабря 2019 г.) (документ 25).
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже. Дэйв Майорана — судебный юрист, обладающий значительным опытом работы в качестве эксперта Ведомства США по патентам и товарным знакам (USPTO) и почти 25-летним опытом участия в судебных процессах по сложным делам, связанным с интеллектуальной собственностью. Он представлял клиентов как истцов, так и ответчиков по всей стране и в Комиссии по международной торговле (ITC).Дэйв имеет опыт работы в различных технологических областях, включая электронные сигареты, отбеливание зубов, подгузники, уход за женщинами, антитела, самонадувающиеся шины, кислородные концентраторы, флэш-память и цифровые камеры.
PTAB признает претензии непатентоспособными после предоставления предварительного руководства по ходатайству о внесении поправок | В блоге ПТАБ | Финнеган
В Flex Logix Techs. Inc. против Venkat Konda , PGR2019-00037, Paper 37 (16 марта 2021 г.), Апелляционный совет по патентным спорам признал предложенные патентообладателем измененные пункты формулы изобретения непатентоспособными, в значительной степени потому, что патентообладатель недостаточно отреагировал на Предварительное руководство Правления.
Фон
Flex Logix Technologies Inc. подала петицию о пересмотре после выдачи патента, оспаривающую действительность патента Венката Конда ’533, который относится к многоступенчатой сети взаимосвязи, включающей интегральные схемы и иерархические сети. Flex Logix оспорила все претензии патента 533 на неопределенность, письменное описание и основания для включения.
После учреждения Венкат Конда не подал ответ патентообладателя, вместо этого решив подать ходатайство о внесении поправки.
Правление предоставило предварительные рекомендации в рамках пилотной программы Motion to Amend Pilot Program, [1] , выявив области, вызывающие озабоченность в отношении патентоспособности предложенных измененных пунктов формулы изобретения.
Венкат Конда подал пересмотренное условное ходатайство о внесении поправок, против чего выступил Flex Logix.
Окончательное письменное решение
В своем окончательном письменном решении Совет согласился с заявителем в том, что оспариваемые требования были неопределенными, не имели надлежащего письменного описания и не были разрешены.
В частности, Комиссия установила, что термин «мультиплексор», используемый в формуле изобретения, неясен. В сочетании с отсутствием предшествующего основания формула изобретения не позволяла специалисту в данной области определить, требуется ли формула изобретения одного или нескольких «мультиплексоров». Кроме того, Комиссия установила, что квалифицированный специалист понял бы формулу изобретения как требующую дополнительных ограничений, которые не были раскрыты, а именно одноступенчатые подсети.
несколько подсетей в соответствии с требованиями.
Найдя оспариваемые пункты формулы изобретения непатентоспособными, Совет рассмотрел предложенные патентообладателем заменяющие пункты формулы. Даже после получения предварительных указаний от Совета пересмотренное предложение владельца патента о внесении поправки по-прежнему страдало от многих из тех же недостатков, что и его первоначальное предложение о внесении поправки. В конечном счете, по мнению Совета, владелец патента не продемонстрировал, что (1) исходное раскрытие поддерживает предложенные пункты формулы изобретения; (2) предложенные пункты формулы отвечают обсуждаемому основанию непатентоспособности; и (3) предлагаемые пункты формулы изобретения не вводят новый предмет изобретения.
В своем первоначальном предложении о внесении поправки владелец патента предоставил блочные ссылки на большие части текста в раскрытии патента ’533, не объяснив, как ссылки подтверждают предложенную формулу изобретения. В своем предварительном руководстве Совет рекомендовал патентообладателю объяснить, как цитируемые части раскрытия подтверждают замещающие пункты формулы изобретения.
В своем пересмотренном ходатайстве о внесении поправки владелец патента не смог исправить этот недостаток, и Правление снова обнаружило, что цитаты не дают адекватного объяснения того, как исходное раскрытие поддерживает формулу изобретения.
Кроме того, Правление определило, что предложенные претензии не соответствуют основанию непатентоспособности. Несмотря на то, что Правление напомнило патентообладателю об этом требовании в своем предварительном руководстве, патентообладатель в своем пересмотренном ходатайстве о внесении поправки в заключение заявил, что предложенные пункты формулы изобретения соответствуют основаниям непатентоспособности, без недостаточного объяснения того, каким образом.
Кроме того, предварительное руководство Совета определило, что некоторые из предложенных пунктов формулы изобретения представляют собой расширяющие поправки к первоначальным пунктам формулы изобретения, и, кроме того, патентообладатель не представил достаточного объяснения того, почему пункты формулы не были расширены..jpg)
Даже при предварительном указании Совета по этому вопросу владелец патента снова представил недостаточное объяснение в своем пересмотренном ходатайстве о внесении поправки, безосновательно утверждая, что объем предложенных пунктов формулы изобретения эквивалентен объему первоначальных пунктов формулы изобретения.
Наконец, Правление определило, что предложенные пункты формулы непатентоспособны как бессрочные, опираясь на те же аргументы, что и те, которые он использовал для признания непатентоспособными первоначальных пунктов формулы.
[1] Дополнительную информацию о первом году реализации пилотной программы PTAB Motion to Amend Program можно найти по адресу https://www.finnegan.com/en/insights/blogs/america-invents-act/what-does-the-data-tell-us-about-the-ptabs-new-motion-to-amend-pilot-program.html.
Когда не вносить поправки в формулу изобретения в деле о патенте на ПИС
Связанные практики и юрисдикции
Четверг, 12 августа 2021 г.
На прошлой неделе мы рассмотрели обстоятельства, благоприятствующие внесению поправок в требования ПИС .Теперь мы обратимся к тем обстоятельствам, когда патентовладелец должен дважды подумать о внесении поправок, в том числе когда существуют значительные прошлые убытки, текущие претензии имеют серьезные нарушения прав и объем претензии, заявители сильно мотивированы на борьбу, а патентообладатель чувствителен к затратам.
Значительные прошлые повреждения В нашем последнем посте мы рекомендовали внести поправки в претензии, если не удалось возместить существенный ущерб. Но что, если значительные прошлые убытки могут быть возмещены? В этой ситуации, вероятно, лучше не вносить поправки в какие-либо претензии из-за доктрины вмешательства прав.Права вмешательства дают потенциальному нарушителю способы защитить себя от ответственности за новые или измененные требования. Чтобы защитить свое право на значительные прошлые убытки, владельцы патентов должны оставаться со своими первоначальными требованиями, предусматривающими эти убытки.
В нашем последнем посте мы также обсуждали, что внесение поправок в претензии может иметь смысл, если чтение нарушений не будет нарушено. И наоборот, если текущие пункты формулы изобретения содержат сильные позиции в отношении нарушения прав в отношении нескольких (или всех) обвиняемых продуктов или методов, патентовладельцы должны тщательно сопоставить это с силой своих текущих позиций в отношении действительности и шансами на успех с ходатайством о внесении поправок.В связи с этим патентовладельцы также должны опасаться риска создания вредных заявлений о судебном преследовании или исковых конструкций, которые могут быть использованы против патентообладателя в ходе параллельных или будущих судебных разбирательств в окружном суде. Таким образом, действительно может быть лучше всего просто защищать уже имеющиеся претензии.
Вбрасывание с мотивированным заявителем Производство по делу о правах интеллектуальной собственности по своей природе является состязательным.
Когда мотивированный заявитель оспаривает действительность патента, ходатайство об изменении формулы изобретения дает этому заявителю еще больше инструментов для борьбы с любыми предлагаемыми поправками на любых законных основаниях, включая патентоспособный объект, разрешение и письменное описание.Лучшим вариантом действий может быть внесение поправок в формулу изобретения в одностороннем порядке посредством находящейся на рассмотрении заявки на продолжение, повторной выдачи или повторной экспертизы, когда патентообладатель не будет противостоять противнику.
Наконец, следует учитывать время и стоимость внесения поправок в пункты ПИС. Для внесения поправок в претензии в ПИС потребуется дополнительный брифинг и показания экспертов в поддержку этого брифинга. Это увеличит расходы, понесенные патентообладателем.Внесение поправок в формулу изобретения путем продления действия или другими средствами ex parte может сэкономить патентообладателю как время, так и деньги.
Например, эти другие способы внесения поправок в формулу изобретения не требуют дополнительного инструктажа и свидетельских показаний, которые требуются для внесения поправок в ПИС. Кроме того, внося поправки в формулу изобретения путем продолжения и используя Программу приоритетной патентной экспертизы Патентного ведомства, такую как Track One, владелец патента может получить окончательное решение в течение примерно двенадцати месяцев.
В общем, часто разумно не вносить поправки в формулу изобретения во время ПИС.Прошлые убытки, сохранение веских показаний о нарушении, столкновение с мотивированным заявителем, а также время и расходы, которые владелец патента понесет в процессе внесения поправок, являются факторами, которые могут помочь определить, должен ли патентовладелец двигаться для внесения поправок в формулу изобретения в течение ПИС.
© 1994-2022 Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C. Все права защищены.
Обзор национального законодательства, том XI, номер 224
Условное предложение о внесении поправки, обеспечивающее связь поправок с второстепенными соображениями неочевидности, что привело к патентоспособности
Lectrosonics, Inc.против Zaxcom, Inc. , дело IPR2018-01129, документ 33 (24 января 2020 г.) (указан: 14 апреля 2020 г.) перед Скоттом Р. Боаликом, Кальяном К. Дешпанде и Линн Э. Петтигрю
Оспариваемый патент (US7929902) относится к записи/обработке звука с дорожками, полученными от беспроводных устройств, «работающих либо в асинхронном, либо в синхронном режиме». Заявитель ПИС утверждал очевидность и предвосхищение многочисленных требований. Совет пришел к выводу, что некоторые претензии были недействительными на основании аргументов очевидности и ожидания.Совет также пришел к выводу, что условное ходатайство патентообладателя о внесении поправок соответствует установленным законом требованиям, и отклонил довод заявителя об очевидности в отношении измененных пунктов формулы изобретения.
Правление сначала не согласилось с доводами патентообладателя против объединения предшествующего уровня техники, установив, что заявитель «изложил достаточное обоснование для объединения учений ссылок в заявленном порядке и, в частности, сформулировал достаточное обоснование с рациональным обоснованием для объединения» и достаточное основание для нахождения «аналога техники заявленному изобретению».. . в той же области деятельности, что и заявленное изобретение [или] разумно относящейся к проблемам, с которыми столкнулись изобретатели патента ‘902».
Что касается первоначальных пунктов формулы изобретения, Совет отклонил доводы патентообладателя о вторичном рассмотрении, установив, что «патентообладатель не может продемонстрировать необходимую связь между его предполагаемыми объективными признаками неочевидности и достоинствами заявленного изобретения» или что патентообладатель «свидетельство второстепенных соображений является прямым результатом уникальных характеристик заявленного изобретения.
’» Патентообладатель установил, что его изобретатели получили награды за достижения за продукты, воплощающие соответствующие пункты формулы изобретения. Однако Комиссия установила, что патентовладелец не показал, что присужденные суммы связаны с особенностями, воплощенными в соответствующих пунктах формулы изобретения.
Наконец, в отношении замещающих требований Совет пришел к выводу, что заявитель «представил [ред] слабый аргумент в пользу очевидности». Примечательно, что Совет основывал свое мнение на том факте, что патентовладелец изменил свою формулу изобретения таким образом, что установила «связь между свидетельством второстепенных соображений и замещающей формулой изобретения.Таким образом, в отличие от исходных пунктов формулы изобретения, решения и другие объективные признаки, указанные патентообладателем, подтверждают вывод о неочевидности замещающих пунктов формулы изобретения.
Посмотреть блог здесь.
Подпишитесь, чтобы получать электронные письма со ссылками на новые сообщения, нажав здесь.
| |
| |
| |
| |
SC § 316 (d).
Чтобы убедиться, что вы продолжаете получать наши новости и уведомления, измените фильтры электронной почты, разрешив почту с адреса Ходатайство PTAB об изменении патентоспособности
В среду, 22 июля 2020 г., раздельным решением 2–1 Федеральный округ подтвердил, что Апелляционный совет по патентам (« PTAB ») имеет право отклонять заменяющие притязания в соответствии с 35 U.S.C. §§ 101 и 112, статутные основания, недоступные PTAB для оценки патентоспособности выданных патентных притязаний в обзоре inter partes (« IPR »). ( Uniloc 2017 LLC, v. Hulu, LLC et al., дело № 2019-1686, ордер на 3 (Федеральный округ, 22 июля 2020 г.).)
Апелляция связана с отклонением PTAB ходатайства Uniloc о повторном слушании в рамках ПИС патента США Uniloc № 8,566,960 (« ’960 Patent »), IPR2017-00948.
Идент. в 2.Податели апелляций Hulu и Netflix оспорили патентоспособность патента ’960, и PTAB вынес свое окончательное письменное решение, признав пункты 1–8, 18–22 и 25 непатентоспособными. Идент. , стр. 7. В ходе IPR компания Uniloc подала условное ходатайство о внесении поправок. PTAB отклонил ходатайство о внесении поправок, установив, что Hulu продемонстрировала, что предложенные заменяющие пункты формулы изобретения были направлены на непатентоспособный объект в соответствии с 35 U.S.C. § 101. Там же. в 8. Впоследствии Uniloc потребовала повторного рассмотрения решения, утверждая, что PTAB не имеет права рассматривать возражение по статье 35 U.S.C. § 101 во время разбирательства по делу о правах интеллектуальной собственности. Идент. в 9. Запрос был отклонен. Идент.
Спорность
Hulu утверждала, что предложение Uniloc о внесении поправок было спорным, поскольку оно зависело от окончательности решения PTAB относительно патентоспособности первоначальных пунктов формулы изобретения.
Идент. , стр. 11. Hulu утверждала, что ходатайство будет принято только в том случае, если PTAB решит, что первоначальные притязания непатентоспособны и, таким образом, произойдет после принятия окончательного решения (например,г., после того как разбирательство в целом было завершено) и в конечном итоге быть спорным. Идент. Hulu также утверждал, что соответствующее дело окружного суда решило, что первоначальные претензии были недействительными. Идент.
Однако большинство не согласилось с Hulu, заявив, что дело может быть прекращено только из-за спорности, если невозможно «предоставить какое-либо эффективное средство правовой защиты». Идент. на 10 (цитируется по делу Mission Product Holdings, Inc. против Tempnology, LLC , 139 S. Ct. 1652, 1660 (2019)).Uniloc будет иметь право на компенсацию, если ее позиция в отношении неправомерного использования PTAB 35 U.S.C. § 101 был правильным, требуя направления в PTAB для другого анализа, что потенциально давало возможность для заявлений о выживании.
Большинство сочло дело не спорным. Идент. в 10-11. Примечательно, что комиссия также обнаружила, что Hulu отказался от своего аргумента о спорности, не представив такой аргумент перед PTAB. Идент. в 11.
Несогласие, с другой стороны, заявило, что дело было на самом деле спорным. Идент. , стр. 26. В отличие от большинства, несогласные утверждали, что Uniloc не может быть предоставлена какая-либо помощь, потому что помощь будет возможна только в том случае, если Uniloc сможет заменить свои первоначальные претензии новыми претензиями. Идент. , стр. 27. Тем не менее, Uniloc не сможет произвести замену формулы изобретения, поскольку не было бы «существующей претензии» вместо предложенной формулы из-за потери основных патентных прав в PTAB, окружном суде. , и подтверждение определения районного суда. Идент. , стр. 28. Другими словами, если бы первоначальные пункты формулы изобретения «Патент 960» были признаны недействительными до того, как Uniloc смогла произвести замену, не было бы действительных пунктов формулы изобретения, которые можно было бы заменить из патента.
Установленные законом основания непатентоспособности
Комиссия также рассмотрела вопрос о том, разрешено ли PTAB рассматривать предложенные заменяющие пункты формулы изобретения в соответствии с 35 U.S.C. § 101 или § 112. Большинство сочло, что PTAB было разрешено принимать такие решения, ссылаясь на различные разделы Статута ПИС. Идент. на 15. В частности, 35 U.S.C. § 318 «требует от PTAB «выдать окончательное письменное решение в отношении патентоспособности… любого нового пункта формулы изобретения, добавленного в соответствии с [§] 316(d)[,]»», который включает анализ § 101 для исправленных пунктов формулы изобретения. Идент. Большинство согласилось с ВПТЗ США в том, что «если патентовладелец, добивающийся внесения поправок в ПИС, не связан положениями § 101 и § 112, то практически в любом случае он преодолеет предшествующий уровень техники и получит новые притязания, просто выйдя за границы право на получение патента и изобретение, описанное в спецификации.
Идент. на 19 (цитируется краткий обзор USPTO Intervenor Brief на 25).
Uniloc утверждала, что решение большинства противоречит их предыдущему постановлению по делу Aqua Products Inc. против Matal , в котором говорилось, что новые положения о непатентоспособности не могут быть включены в ПИС и, поскольку замещающая формула должна быть более узкой, чем первоначальной претензии, проведение анализа § 101 было бы не только бессмысленным, но также внесло бы новое предположение о непатентоспособности, выходящее за рамки, предусмотренные в соответствии с AIA. Идент. , стр. 20–21 (со ссылкой на 872 F.3d 1290, 1306 (Fed. Cir. 2017)). Большинство в конечном итоге не согласилось с аргументом Uniloc, заявив, что Aqua Products «обращается только к тому, несет ли заявитель, оспаривающий предложенные замещающие претензии, бремя доказывания в соответствии с § 316 (e)… [и] ничего не говорится о том, может ли петиция вызвать оспаривание патентной неприемлемости предложенного заменяющего пункта».
Идент.
В своем несогласии судья О’Мэлли утверждал, что решение большинства позволяет PTAB «провести полноценную проверку. Идент. , O’Malley выражает несогласие в 10 лет. Несогласие начинается с толкования термина «патентоспособность», используемого в 35 U.S.C. § 318 должен быть ограничен анализом патентов и печатных публикаций в §§ 102 и 103. Идент. , стр. 12. Ограничивая применение этого термина только §§ 102 и 103 (и исключая § 101), авторы несогласных призывают к универсальному применению этого термина как к оспариваемым, так и к новым искам, указывая на формулировку 35 U.S.C. § 318. В этом смысле несогласие утверждает, что анализ по § 101 не требуется или даже не допускается, поскольку «структура ПИС не позволяет патентообладателю вводить в ПИС совершенно новое положение о непатентоспособности, предлагая исправленное требование. Aqua Products , 872 F.3d at 1306. «Если оспариваемые патентные притязания были недействительны в соответствии с § 101 до внесения поправок, внесение в них более узких поправок не приведет к возникновению «нового» вопроса о патентоспособности» и любой § 101 анализ не нужен и выходит за рамки обзора PTAB.